L’Essentiel : L’expiration d’une licence de marque peut entraîner des conséquences juridiques significatives. En effet, la vente de produits marqués après la date de fin de la licence constitue un acte de contrefaçon, tant pour le licencié que pour le distributeur. Selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’utilisation d’un signe identique à la marque sans autorisation est interdite. Dans le cas de la société Promeco, des ventes ont été effectuées après la date limite, prouvant ainsi la contrefaçon. Les défenderesses ne peuvent pas invoquer l’épuisement des droits, car elles ont enfreint les termes du contrat.

La vente de produits marqués au-delà du terme de la licence concédée constitue un acte de contrefaçon de la part du cessionnaire, comme de la part du distributeur qui a revendu des produits eux-mêmes contrefaisants.

Une contrefaçon comme une autre

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”.

L’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, équivalent à l’article 15 de la directive 2015/2436 et à l’article 7 de la directive 2008/95, dispose que :

“Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.”

L’action en contrefaçon contre le licencié 

L’article L. 714-1, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction à la date des contrats conclus entre les parties, équivalent à l’article 25 de la directive 2015/2436 et à l’article 8 de la directive 2008/95, disposait que “les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que “L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 (…) doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive” c’est à dire notamment sa durée (CJCE, 23 avril 2009,C-59/08, Copad).

Affaire Promeco

En l’espèce, dans le cadre des contrats des 20 mars 2015 et 4 février 2016, la société Promeco a reçu licence de fabrication et de commercialisation de produits sur lesquels la marque française [G] [U] n°043295699 (dont un certificat d’enregistrement était annexé) était apposée et la transaction du 23 Juillet 2018 entre les parties prolonge la licence de commercialisation de la société Promeco en France des stocks résiduels jusqu’au 30 juin 2020 et fait référence explicite à la marque (avec un extrait du registre INPI).

La licence de marque – dont la validité n’est conditionnée par aucun formalisme et notamment pas à l’annexion d’un certificat d’enregistrement – était ainsi limitée dans la durée tant pour la fabrication de produits marqués que pour leur commercialisation.

La société Groupe [G] [U] n’est pas fondée à interdire l’usage de la marque pour tous les produits visés par ces contrats dans les conditions qu’ils fixent.

Au cas présent, les ventes de produits marqués ont continué après la date de fin de la licence, caractérisant un usage de la marque dans la vie des affaires pour des produits désignés à l’enregistrement de celle-ci.

Les mesures de saisie-contrefaçon ont révélé des commandes et des factures d’achat de produits marqués entre la société Promeco et la société Cafom distribution, échelonnées entre le 6 août et le 6 octobre 2020, ce qui démontre la vente de ceux-ci au-delà de la limite contractuelle du 30 juin 2020.

Contrefaçon de marque établie 

Le licencié n’ayant pas respecté la durée du contrat, les défenderesses sont mal fondées à opposer l’exception de l’épuisement des droits sur la marque à l’action en contrefaçon.

La vente de produits marqués au-delà de la date du 30 juin 2020 constitue donc un acte de contrefaçon de la part de la société Promeco, comme de la part de la société Cafom distribution qui a revendu des produits eux-mêmes contrefaisants.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la contrefaçon selon le code de la propriété intellectuelle ?

La contrefaçon est définie par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule qu’il est interdit d’utiliser un signe identique à une marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, sans l’autorisation du titulaire de la marque. Cette interdiction vise à protéger les droits des titulaires de marques contre l’utilisation non autorisée de leurs signes distinctifs, ce qui pourrait induire en erreur les consommateurs et nuire à la réputation de la marque. En outre, l’article L. 713-4 précise que le titulaire de la marque ne peut pas interdire l’usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans l’Union européenne, sauf si des motifs légitimes justifient une opposition à la commercialisation ultérieure.

Quels sont les droits du titulaire de la marque contre un licencié ?

L’article L. 714-1, alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire de la marque d’invoquer ses droits contre un licencié qui enfreint les limites de sa licence, notamment en ce qui concerne la durée de celle-ci. La Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en violation d’une clause du contrat de licence, est considérée comme faite sans le consentement du titulaire de la marque. Cela signifie que si un licencié continue à vendre des produits après l’expiration de sa licence, il peut être poursuivi pour contrefaçon, car il n’a pas respecté les termes de l’accord.

Quelle est l’affaire Promeco et quels en sont les enjeux ?

Dans l’affaire Promeco, la société a reçu une licence de fabrication et de commercialisation de produits portant la marque française [G] [U]. Cette licence était limitée dans le temps, avec une prolongation jusqu’au 30 juin 2020 pour la commercialisation des stocks résiduels. Cependant, des ventes de produits marqués ont continué après cette date, ce qui a conduit à des mesures de saisie-contrefaçon. Ces mesures ont révélé des transactions entre Promeco et Cafom distribution, prouvant que des produits avaient été vendus au-delà de la limite contractuelle. Cela soulève des questions sur le respect des droits de propriété intellectuelle et les conséquences juridiques pour les licenciés qui ne respectent pas les termes de leur contrat.

Quelles sont les conséquences de la contrefaçon dans cette affaire ?

La contrefaçon de marque a été établie dans cette affaire, car Promeco a continué à vendre des produits après la date limite de sa licence. Les défenderesses, Promeco et Cafom distribution, ne peuvent pas invoquer l’épuisement des droits sur la marque pour se défendre contre l’action en contrefaçon. Cela signifie que la vente de produits marqués au-delà du 30 juin 2020 constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité des deux sociétés. Les conséquences peuvent inclure des sanctions financières, des mesures d’interdiction de vente, et des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque.