L’Essentiel : La déchéance de la marque FADA COLA a été prononcée en raison de l’absence d’usage sérieux durant les cinq années précédant l’assignation en déchéance, délivrée le 17 juin 2020. La société MIDI ET DEMI, responsable de prouver cet usage, n’a pas démontré un usage ininterrompu de sa marque. Selon l’article 19 de la directive européenne N°2015/2436, un titulaire peut être déchu de ses droits si sa marque n’a pas été utilisée sérieusement pendant cette période, sans justes motifs pour le non-usage. Ainsi, la déchéance est encourue depuis le 6 février 2019.

Une demande de déchéance de marque qui n’est pas une action en nullité n’est pas visée par les dispositions de l’article 46 de la directive européenne qui concerne le non-usage comme moyen de défense dans une procédure en nullité, d’une part.

La société MIDI ET DEMI à qui incombe la charge de la preuve d’un usage sérieux de sa marque, ne démontre pas l’usage ininterrompu de sa marque FADA COLA durant les 5 ans qui ont précédé l’assignation en déchéance délivrée le 17 juin 2020 par la société BRASSERIE DU CASTELLET, faisant suite à la saisine de l’INPI en déchéance en date du 07 avril 2020.

En conséquence, la déchéance de la marque FADA COLA est encourue au 06 février 2019 et a été prononcée.

Pour rappel, l’article 18.1 de la directive européenne N°2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et relatif au droit d’intervention du titulaire d’une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon dispose que :

« 1. Lors d’une procédure en contrefaçon, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n’aurait pas été déclarée nulle en vertu de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 46, paragraphe 3 ».

L’article 19 de la directive relatif à l’absence d’usage sérieux comme motif de déchéance dispose que :

« 1. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2. Nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
3. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. »

D’autre part, l’article 54 relatif à la transposition de la directive européenne dispose que:

« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17,18, 22 à 39, 41, 43, 44 et 46 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 45 au plus tard le 14 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »

En l’espèce, demeure applicable à la date de l’assignation en déchéance de marque délivrée le 17 juin 2020 les dispositions de l’’article L.714-14-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle, en vertu desquelles :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans (…) L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au 1er alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. »

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande de déchéance de marque mentionnée dans le texte ?

La demande de déchéance de marque évoquée dans le texte n’est pas considérée comme une action en nullité. Cela signifie qu’elle ne relève pas des dispositions de l’article 46 de la directive européenne, qui traite du non-usage comme moyen de défense dans une procédure en nullité. Cette distinction est importante car elle souligne que la déchéance de marque est un processus distinct, où la charge de la preuve incombe à la société titulaire de la marque, en l’occurrence, MIDI ET DEMI.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’usage sérieux de la marque FADA COLA ?

La société MIDI ET DEMI n’a pas réussi à prouver l’usage ininterrompu de sa marque FADA COLA durant les cinq années précédant l’assignation en déchéance, qui a été délivrée le 17 juin 2020. En conséquence, la déchéance de la marque FADA COLA a été prononcée, et elle est encourue depuis le 6 février 2019. Cela signifie que la marque a perdu ses droits en raison de l’absence d’usage sérieux, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Quels articles de la directive européenne sont pertinents dans cette affaire ?

L’article 18.1 de la directive européenne N°2015/2436 est pertinent car il stipule que lors d’une procédure en contrefaçon, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’une marque enregistrée postérieurement, à moins que cette dernière n’ait été déclarée nulle. De plus, l’article 19 de la directive aborde l’absence d’usage sérieux comme motif de déchéance, précisant que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas été utilisée sérieusement.

Quelles sont les implications de l’article L.714-14-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle ?

L’article L.714-14-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle stipule que le propriétaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs. Cet article précise également que tout usage sérieux commencé ou repris après cette période de cinq ans ne peut pas empêcher la déchéance, surtout si cet usage a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance, et après que le propriétaire a eu connaissance de cette éventualité.

Comment la directive européenne a-t-elle été transposée dans le droit national ?

La directive européenne impose aux États membres de mettre en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses articles. Dans le cas présent, les États membres devaient se conformer aux articles pertinents de la directive au plus tard le 14 janvier 2019, et pour certaines dispositions, comme l’article 45, au plus tard le 14 janvier 2023. Cela montre l’importance de l’harmonisation des législations sur les marques au sein de l’Union européenne.