600 000 euros pour contrefaçon
Sévère décision pour les amateurs de Tuning. Un importateur a été condamné à payer à la société BMW, la somme de 600 000 euros pour contrefaçon de dessins et modules, marques et atteinte aux marques renommées du géant allemand. A été sanctionnée, l’importation (et la vente) de jantes BMW et de Mini constituant des copies serviles de modèles déposés, à un moindre prix et présentées comme « neuves de qualité allemande ».
Jantes : un produit non complexe
L’article 110 du règlement n°6-2001 (édicté de manière provisoire), prévoit, dans l’attente d’une position commune des états membres, que la pièce d’un produit complexe utilisée dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe, en vue de lui rendre son apparence initiale, n’est pas protégée au titre des dessins et modèles. Ces dispositions qui doivent être interprétées restrictivement en ce qu’elles sont provisoires et en ce qu’elles portent une limite aux droits du titulaire de dessins et modèles, n’ont pas été jugées applicables aux jantes de véhicule automobile.
En effet, le produit complexe est celui qui se compose de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. Si un véhicule automobile constitue un produit complexe, les jantes destinées à être positionnées sur les roues, ne constituent pas des pièces d’un véhicule, mais sont des produits à part entière, interchangeables et autonomes, indépendants du véhicule sur lequel elles sont installées et représentent des éléments de complément, qui n’impliquent pas qu’elles soient insérées dans le produit ni qu’elles en soient une partie intégrante de celui-ci.
Les jantes sont donc des accessoires qui contribuent à l’esthétique d’ensemble d’un véhicule et qui permettent au consommateur de les remplacer à l’envi par toute autre présente sur le marché, sous réserve de la compatibilité avec la roue sur laquelle elles sont montées et ne peuvent donc être considérées comme des « pièces détachées » et par suite être exclues de la protection conférée par le dépôt d’un dessin et modèle.
En outre, quand bien même il était considéré que les jantes constitueraient des pièces d’un produit complexe, l’apparence des jantes n’est pas conditionnée par l’apparence du véhicule sur lequel elles sont susceptibles d’être installées, elles ne sont pas utilisées aux fins de réparation d’un produit complexe pour rendre à celui-ci son apparence d’origine, de sorte que les dispositions de l’article 110 ne leur sont pas plus applicables. En effet un même véhicule peut être revêtu de différentes jantes et à l’inverse, un même modèle de jantes peut être installé sur différents types de véhicules.
Les jantes en question ont donc été commercialisées aux fins, non pas de réparation, mais aux fins de modification d’apparence esthétique des véhicules des amateurs de Tuning.
Contrefaçon de modèles retenue
La contrefaçon de modèles tant français que communautaires a été retenue. Tous les modèles déposés par BMW ont été validés. En application de l’article 4 du règlement CE n°6/ 2001 du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». Le dessin ou modèle communautaire est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois. Les dessins ou modèles communautaires sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ». Il est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré. Pour apprécier le caractère individuel il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
En ce qui concerne les dépôts internationaux de dessins et modèles, en application des dispositions de l’article 7§1 de l’acte de La Haye du 28 novembre 1960, l’enregistrement international produit ses effets dans chacun des états désignés par le déposant et la protection est régie par les dispositions de la loi nationale, laquelle dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin et modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur 1’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (article L513-5 du code de la propriété intellectuelle).
Contrefaçon de marque
La contrefaçon des marques BMW et MINI a également été retenue. En l’espèce, il était fait usage sur les sites de l’importateur des marques verbales et semi-figuratives de la firme allemande (et notamment les logos) permettant d’accéder aux pages de commerce en ligne des produits correspondants pour y acquérir des jantes de véhicules automobiles, ainsi que pour désigner la nature des produits (« jantes BMW » ou « jantes Mini »).
L’importateur a opposé en vain comme moyen de défense, le fait que les jantes réplique BMW étaient vendues sous la marque « WPS Italy » et non pas « BMW » et que le consommateur ne pouvait donc ignorer qu’il achetait des jantes répliques constructeur. Le logo de la marque allemande n’a pas été considéré comme reproduit à titre d’illustration comme référence nécessaire. En effet, l’usage des logos n’était pas précédé des mentions « compatibles avec » ou « pour ».
L’article 12 du règlement 207/2009 n’autorise pas le titulaire d’une marque de l’Union européenne à interdire aux tiers l’usage de son signe, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » sous réserve que 1’usage par le tiers [soit] fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Contrefaçon de marque renommée
La société allemande a également bénéficié de la protection des marques notoires. Cette dernière justifiait de l’usage intensif depuis plus de cinquante ans, des signes BMW et Mini, d’une croissance constante depuis quinze ans, des ventes de véhicules de ces marques, d’une reconnaissance des consommateurs et de la presse générale et spécialisée et d’une réputation attachée à la qualité et à son savoir-faire.
En application de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une large fraction du public et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits et services qu’elle désigne, ces conditions devant être réunies au moment de l’atteinte alléguée. Sont notamment pris en compte l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage et l’importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet ou encore, l’existence de sondages attestant de sa connaissance par le consommateur.
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