L’application mobile Freeprints mise en cause

Estimant que l’exploitation de la marque « Freeprints » du site internet freeprintsapp.fr (société Claranova, l’un des principaux éditeurs de logiciels français) portait atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques dites globalement « Free », l’opérateur a poursuivi la société  en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.   La division « PlanetArt » de la société Claranova  est en particulier en charge des services d’impression à distance des photographies dits « mobile to print » qui comprennent son application « FreePrints ». Cette dernière, lancée en 2013 et téléchargeable à partir d’Amazon, d’App Store iOS et de Google Play, permet à ses utilisateurs de sélectionner des photographies à partir de leur smartphone ou de leurs comptes Facebook, Instagram, Picasa, Flickr et Dropbox et de commander gratuitement des impressions de photos individuelles.

Question de la nullité de marque

Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 7111 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code. Ne peut non plus être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette liste, introduite par l’adverbe « notamment », n’étant pas limitative, un nom de domaine, sous réserve de son exploitation effective démontrée, peut en cas de confusion dans l’esprit du public constituer dans le respect du principe de spécialité une antériorité opposable sur le fondement de l’article L 711-4.

Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. À ce titre, en vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Absence de risque de confusion

Le signe constituant la marque Freeprints comprend un élément verbal unique et n’est semi-figurative qu’à raison des typographies et couleurs utilisées. Ce dernier est un néologisme, les termes le composant étant accolés quoi qu’intégrant une majuscule en leur jonction, composé des mots « free » et « prints », le premier en lettres vertes et le second en italique bleu. Dissociés, ces termes sont à nouveau compris aisément par le public pertinent qui traduira le premier par « libre » ou « gratuit » et le second par « impressions ». Le débat instauré par les parties sur la nature de l’usage, descriptif d’une qualité ou non, du mot « free » est sans réelle pertinence d’une part car l’analyse du signe doit être réalisée en considération du dépôt et non des exploitations commerciales qui en sont faites et qu’aucun choix a priori ne peut de ce fait être opéré s’il ne découle pas directement de l’enregistrement lui-même, et d’autre part car le signe est déposé à titre de marque, dont la validité pour défaut de distinctivité n’est pas invoquée, et qu’il ne peut ainsi par nature être déposé uniquement « dans son acceptation courante » sauf à admettre que l’enregistrement entend monopoliser un élément du langage du courant.

Ainsi, le seul élément commun aux marques en débat est le terme « Free ». Les éléments figuratifs de la marque semi-figurative en couleurs « FREE LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX », qui tout en étant accessoires ne peuvent pour autant être occultés sauf à admettre une inutile multiplication des dépôts, sont pour leur part absents et les couleurs ainsi que les typographies utilisées sont visuellement très différentes des trois marques opposées. Enfin, la signification de la marque postérieure est plus précise, le terme « free » étant appliqué à un objet déterminé qui lui donne un sens propre.

En conséquence, au regard du caractère descriptif de la marque « FreePrints » mais de ses couleurs, de ses typographies et du caractère fantaisiste que lui confère son statut de mot unique, la reprise à l’identique du terme « Free » en attaque, dont le caractère distinctif est pour sa part acquis dans les marques opposées en demande, fait qu’elle est très faiblement similaire aux marques verbales et plus encore à la marque semi-figurative.

Pour rappel, en application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit se faire entre la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et la marque postérieure telle qu’elle est utilisée dans le cadre d’une action en contrefaçon, elle doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés dans celui d’une action en nullité ainsi que l’a rappelé le TUE dans sa décision Cabel H C Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010.

Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent qui est ici un consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisque les produits et services couverts sont à destination de la consommation courante, le territoire à prendre en compte étant celui de l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée si elle est nationale ou celui de l’Union si elle est une marque de l’Union européenne (CJCE, 18 septembre 2008, Armacell Enterprise/OHMI-nmc).

Le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getrânke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014.

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