M. [V], créateur du logiciel “KoalaME” et détenteur de la marque n° 4391656, a engagé une action en justice suite à la liquidation de sa société. Il accuse Nostrum Care, [X], et Freelance Care d’utiliser son signe sans autorisation, portant atteinte à ses droits. En réponse, ces entités contestent les accusations, affirmant que leur utilisation est légitime. Le juge a reconnu l’intérêt à agir de M. [V], mais a rejeté ses demandes principales, condamnant néanmoins [X] et Freelance Care à verser 1 000 euros pour atteinte à son image, tandis que M. [V] doit payer 1 000 euros à Nostrum Care.. Consulter la source documentaire.

Dans le cadre du rachat d’une société qui exploitait lun logiciel (dopnt le nom a été déposé par le fondateur à titre de marque), le cessionnaire est en droit, sans être condamné pour contrefaçon de marque, à informer le public pertinent, dont l’attention est relativement élevée, du changement de propriétaire du logiciel.

Chacune des mentions critiquées doit prendre soin de désigner le logiciel (KoalaME) et son existence antérieure pour le relier à sa nouvelle dénomination ou à sa reprise par un nouveau propriétaire. Ces usages sont, pour toutes ces raisons, exempts de tout risque de confusion ou, à tout le moins, relèvent de l’exception de référence nécessaire au sens des dispositions de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle.Il s’en déduit que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée n’est pas démontrée.

Pour rappel, la condition d’ »usage honnête » de la marque d’un tiers, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, constitue en substance l’expression d’une obligation de loyauté à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.

Le fait qu’un tiers utilise la marque dont il n’est pas le titulaire afin d’indiquer la destination du produit qu’il commercialise ne signifie pas nécessairement qu’il présente celui-ci comme étant d’une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l’espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d’en apprécier l’existence éventuelle en fonction des circonstances de l’affaire au principal.

L’éventualité d’une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d’une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu’elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n’est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l’utilisation de la pièce détachée ou de l’accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu’il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu’il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ».

L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’article L.713-6 alinéa 1 du même code prévoit qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce : (…) 3° De la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.

Interprétant les dispositions de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont l’article L.713-6 précité est une transposition, la Cour de justice des communautés européennes (devenue CJUE) a dit pour droit que :

1°) l’usage de la marque par un tiers qui n’en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit commercialisé par ce tiers lorsqu’un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire au principal, un tel usage est nécessaire, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause.

L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l’appréciation du caractère licite de l’utilisation de la marque, les critères d’appréciation du caractère licite de l’utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits.

L’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :

– il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque;
– il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée;
– il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque,
– ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n’est pas le titulaire.

Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…)

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

Ces dispositions s’interprètent à la lumière de celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont elles réalisent la transposition et dont il résulte qu’en matière de contrefaçon par imitation, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné.

Ce risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, cette appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (principe constant établi par la CJCE 11 novembre 1997, affaire C-251/95, arrêt Sabel Puma).