L’Essentiel : Dans l’affaire Showroomprive.com c/ Vente-privee.com, la nullité de la marque Vente-privee.com a été annulée en première instance pour dépôt frauduleux. La société Vente-privee.com ne peut s’approprier des termes génériques comme « vente-privee », qui doivent rester accessibles à tous les acteurs du secteur. Showroomprive.com, en tant que concurrent, a un intérêt légitime à contester ce monopole, car cela pourrait créer une distorsion de la concurrence. La jurisprudence souligne que l’enregistrement d’une marque peut être annulé s’il est prouvé qu’il a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

Même les marques bénéficiant d’une notoriété importantes, peuvent être déclarées nulles pour fraude.  Nouveau rebond dans l’affaire Showroomprive.com c/ Vente-privee.com : la nullité de la marque Vente-privee.com  a de nouveau été annulée, cette fois en première instance, pour dépôt frauduleux. Vente-privee.com  ne saurait s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes “vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence.

Historique de l’affaire

La société Vente-privee.com a été créée en 2001 par un groupe
d’actionnaires déjà actif dans le domaine du déstockage. Depuis cette date,
elle organise, à l’attention de ses membres, des ventes événementielles de
courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur son
site internet. La société Showroomprive.com, créée en 2006, exerce la même
activité depuis son site.

Une action recevable

La société Showroomprive.com a été déclarée recevable à agir. Aux termes
de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous
réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules
personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour
défendre un intérêt déterminé.”. Selon l’article 32 du même code, “Est
irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du
droit d’agir.”

Nullité de marque pour fraude

Et l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’
“Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui
n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le
ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1,
L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en
nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas
recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage
pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu.”

Il se déduit de l’application combinée de ces textes que lorsque la cause
d’annulation d’une marque résulte de l’inaptitude intrinsèque du signe à
constituer une marque, elle peut être invoquée par tout tiers intéressé.

Au cas particulier, la société Showroomprive.com, qui agit en nullité de
la marque pour défaut de distinctivité et dépôt frauduleux, et dont il n’est
pas contesté qu’elle est un concurrent de la société Vente-privee.com, a
intérêt à faire annuler un monopole sur une marque dont elle estime qu’il
confère un avantage injustifié à son titulaire, ce d’autant plus que par une
lettre du 23 juillet 2015, cette dernière a mis en demeure la demanderesse de
cesser d’imiter le signe vente-privee dans ses campagnes Adwords.

Marque distinctive par l’usage

Aux termes de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle,
“Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui
n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.” Selon
l’article L.711-2 du même code, “Le caractère distinctif d’un signe de nature à
constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont
ainsi dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou
professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou
usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une
caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la
production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature
ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis
par l’usage.”

La société Showroomprive.com a établi que les termes “vente privée”
désignaient déjà en 2013 et bien avant, de manière usuelle, le service
consistant à proposer à la vente, lors d’événements d’une durée limitée dans le
temps et à un public restreint et invité, des produits de marques en nombre
limité provenant d’un déstockage. L’utilisation
des termes “vente privée” pour désigner l’activité à laquelle se livrent les
parties est également admise par le dirigeant de la société Vente-privee.com à
l’occasion d’une interview diffusée sur le site “Le Journal du Net” le 27 mai
2009, aux termes de laquelle celui-ci a déclaré que “Le nom “vente privée” c’est
le nom de notre site, il aurait pu s’appeler autrement, c’est un terme
générique et on a trouvé qu’il était très très bien. On avait la chance qu’il
ne soit pas déposé et on s’est appelé “vente-privee.com”, ça veut tout dire.” L’expression
“vente privée” est donc usuelle et générique de l’activité désignée à
l’enregistrement en classe 35. Et, ni l’ajout d’un tiret, ni la suppression de
l’accent dans l’élément verbal, non plus que le papillon, ne sont de nature à
conférer à la combinaison une impression suffisamment éloignée de cette
expression “vente privée” et de son sens usuel. En effet, l’élément verbal de
la marque est dominant et le papillon rose, de faible dimension par rapport au
reste du signe est exclusivement décoratif. Il sera probablement reconnu mais
pas nécessairement retenu par le consommateur, peu important à cet égard que la
marque litigieuse appartienne à une famille de marques. La marque constituait, dans
le langage courant, au jour du dépôt, la désignation usuelle du service
consistant à proposer à la vente, lors d’événements d’une durée limitée et à un
public restreint, des produits de marques en nombre limité et à très bas prix,
issus d’opérations de déstockage.

Acquisition de la distinctivité par l’usage

Néanmoins, la distinctivité de la
marque a été acquise par l’usage. Selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, “Le
caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par
l’usage.” Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’article
3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. Sont refusés à
l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés … b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; …d) les marques qui
sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le
langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce».

Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est
enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du
paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande
d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère
distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente
disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis
après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.”

Il en résulte qu’un signe, qui a été enregistré comme marque, alors qu’il
était dépourvu de caractère distinctif, peut acquérir ultérieurement un tel
caractère par l’usage qui en est fait, à titre de marque (Cass. Com., 14 mai
2013, pourvoi n°12-15.534 ; Cass. Com., 6 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.048,
Bull. 2016, IV, n° 154, Société Showroomprive.com c/ société Vente-privee.com).

En outre, par un arrêt du 7 juillet 2005 (Aff. C-353/03, Nestlé), la CJUE
a jugé que « le caractère distinctif d’une marque peut être acquis en
conséquence de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque
enregistrée ou en combinaison avec celle-ci. » et que « l’acquisition d’un
caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie
d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque
distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il
suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent
effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont
l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée. » et
que « ces éléments doivent, en outre, se rapporter à un usage de la marque en
tant que marque, c’est-à-dire aux fins d’une telle identification par les
milieux intéressés » (arrêt Nestlé).

La Cour de Luxembourg, dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999
(Aff. C-108/97), a, également précisé que «Pour l’appréciation du
caractère distinctif de la marque faisant l’objet d’une demande
d’enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de
marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée
de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise
pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le
produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que
les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres
associations professionnelles.».

La marque Vente-privee.com détient la position de « leader » du secteur
des ventes événementielles en ligne en France avec près de 90% de parts de
marché. Et un sondage Médiamétrie du 18 mai 2017 démontre que le site a été
visité au cours du premier trimestre 2017 par près de 12 millions de visiteurs
uniques français représentant 22% de la population française, plaçant la marque
“vente-privee” au 5e rang des marques les plus connues de tout l’e-commerce. Une
part significative des milieux intéressés identifie la marque en cause comme
provenant de la société Vente-privee.com. La marque a donc acquis un caractère
distinctif par l’usage dans les services de la classe 35 visée à l’enregistrement.

Dépôt frauduleux reconnu

Selon l’article L.712-6, alinéa 1er, du code de la propriété
intellectuelle, « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits
d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la
personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa
propriété en justice. ». S’il résulte de cette disposition que le code de la
propriété intellectuelle n’envisage la fraude que dans le cadre de l’action en
revendication, sans d’ailleurs la définir en tant que telle, en vertu toutefois
de l’adage selon lequel “la fraude corrompt tout”, l’enregistrement frauduleux
d’une marque peut être annulé.

Il est ainsi constamment jugé « qu’un dépôt de marque est entaché de
fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe
nécessaire à son activité » (Cass. Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641).

Dans un arrêt rendu le 11 juin 2009 ( Aff. C- 529/07, Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli), la CJUE a considéré que « l’existence de la mauvaise foi
du demandeur, au sens de (cet) article, doit être appréciée globalement, en
tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce » (point 37) et
que « l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui
doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas
d’espèce » (point 42). Il s’en déduit que « l’intention du déposant au moment
du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être
déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas
d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt » (Cass. Com., 3 février
2015, n°13-18.025).

En l’occurrence, il est établi que l’expression “vente privée” a toujours
désigné les ventes événementielles, à un public d’invités, de déstockage des
invendus des collections passées des grandes marques. Ces ventes étaient à
l’origine exclusivement organisées en magasins physiques. La société
Vente-privee.com a adapté ce modèle à la vente en ligne et a, ce faisant, connu
un succès sans équivalent, ainsi qu’en témoigne notamment l’abondante revue de
presse versée aux débats.

Pour autant, elle ne saurait s’approprier des termes génériques qui
doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et
n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes
“vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à
priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion
dans les règles de libre concurrence.

Au surplus, la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d’appropriation de ce terme par la société Vente- privee.com sont établies et même assumées par le dirigeant de cette société : « Si j’arrive à faire en sorte que le terme “vente privée” nous appartienne un jour, tant mieux. Je comprends qu’on puisse me le reprocher, mais c’est le jeu, chacun défend son territoire » – extrait d’une interview donnée à la revue Le Journal du Net en 2007). Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’origine de l’affaire entre Showroomprive.com et Vente-privee.com ?

L’affaire entre Showroomprive.com et Vente-privee.com remonte à la création de ces deux sociétés. Vente-privee.com a été fondée en 2001 par un groupe d’actionnaires actifs dans le déstockage.

Depuis sa création, elle a organisé des ventes événementielles de courte durée, proposant des produits invendus à bas coût sur son site internet. Showroomprive.com, quant à elle, a été créée en 2006 et exerce une activité similaire.

Cette concurrence a conduit à des tensions juridiques, notamment autour de la validité de la marque Vente-privee.com, qui a été contestée pour fraude.

Quelles sont les bases juridiques de l’action de Showroomprive.com ?

Showroomprive.com a été déclarée recevable à agir en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, qui stipule que toute personne ayant un intérêt légitime peut agir en justice.

De plus, l’article 32 précise que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.

Dans ce contexte, Showroomprive.com, en tant que concurrent de Vente-privee.com, a un intérêt légitime à contester la validité de la marque, qu’elle considère comme un monopole injustifié sur des termes génériques.

Quelles sont les implications de la nullité de marque pour fraude ?

L’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’une marque peut être déclarée nulle si elle ne respecte pas les dispositions des articles L.711-1 à L.711-4.

La nullité peut être invoquée par tout tiers intéressé lorsque la cause d’annulation résulte de l’inaptitude intrinsèque du signe à constituer une marque.

Dans le cas de Showroomprive.com, la nullité de la marque Vente-privee.com a été demandée pour défaut de distinctivité et dépôt frauduleux, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur la concurrence dans le secteur.

Comment le caractère distinctif d’une marque est-il évalué ?

Le caractère distinctif d’une marque est évalué selon l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que certains signes sont dépourvus de caractère distinctif.

Cela inclut les signes qui désignent de manière générique un produit ou un service.

Dans le cas de Vente-privee.com, il a été établi que le terme « vente privée » était déjà usuel pour désigner un type d’événement de vente, ce qui remet en question la distinctivité de la marque.

Quelles sont les conditions pour qu’une marque acquière une distinctivité par l’usage ?

Selon l’article L.711-2, une marque peut acquérir un caractère distinctif par l’usage, même si elle était initialement dépourvue de ce caractère au moment de son enregistrement.

Cette acquisition de distinctivité peut être prouvée par des éléments tels que la part de marché, l’intensité et la durée de l’usage, ainsi que les investissements réalisés pour promouvoir la marque.

Dans le cas de Vente-privee.com, des études montrent qu’elle détient une part de marché significative et est largement reconnue par le public, ce qui pourrait soutenir l’argument de la distinctivité acquise.

Quelles sont les conséquences d’un dépôt frauduleux de marque ?

Un dépôt de marque est considéré comme frauduleux s’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle permet à une personne estimant avoir un droit sur la marque de revendiquer sa propriété en justice.

Dans cette affaire, il a été établi que Vente-privee.com a tenté de s’approprier un terme générique, ce qui pourrait justifier l’annulation de son enregistrement pour fraude.

Comment la connaissance du caractère générique du terme influence-t-elle l’affaire ?

La connaissance par Vente-privee.com du caractère générique du terme « vente privée » et ses intentions d’appropriation sont des éléments cruciaux dans cette affaire.

Le dirigeant de Vente-privee.com a lui-même reconnu que le terme était générique et qu’il espérait un jour en revendiquer la propriété.

Cette admission pourrait jouer en faveur de Showroomprive.com, car elle démontre une intention de monopoliser un terme qui devrait rester accessible à tous les acteurs du marché, ce qui va à l’encontre des principes de libre concurrence.