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Action en contrefaçon de marque
La société d’email marketing Sarbacane, titulaire de la marque française et européenne « Mailify », a poursuivi Google en contrefaçon de marque au titre du lancement du service dénommé « Gmailify ». Cette nouvelle fonctionnalité a pour objet de permettre à l’utilisateur de faire bénéficier des caractéristiques du service Gmail à un compte de messagerie tiers (tel que Yahoo ou Hotmail par exemple).
Mise hors de cause de Google France
Sur le terrain de la procédure et dans la lignée de la jurisprudence « Booking » (Cour de Cassation, 8/12/2016), la société Google Inc. a été jugée seule responsable du choix du nom « Gmailify » dont elle est l’unique propriétaire et l’unique gestionnaire. Les faits reprochés par la société Sarbacane étant relatifs à l’activité du service Gmail et notamment à sa fonctionnalité dénommée Gmailify, les demandes de la société étaient mal dirigées à l’encontre de Google France.
Contrefaçon de marque exclue
Sur le fond, aucun risque de confusion n’a été retenu, tant dans l’esprit du consommateur anglophone que francophone pour les services de messagerie électronique et de collecte et livraison de messages par courrier électronique.
Conformément à l’article 9 du Règlement UE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, celle-ci confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale (article L 717-1 du code de propriété intellectuelle).
Appréciation du risque de confusion entre marques
Conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen (10 avril 1984) comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.
Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.
Dans ce cadre, le public pertinent est constitué lorsqu’il s’agit d’apprécier la contrefaçon pour la marque française par le consommateur français normalement informé et particulièrement attentif car les services visés au dépôt de la marque française sont télécommunications et services de messagerie électronique et pour la marque européenne par le consommateur européen normalement informé et particulièrement attentif car les services visés au dépôt sont télécommunications, service de collecte et de livraison de messages par courrier électronique et de développement de systèmes pour la transmission de données. En effet, le consommateur de référence s’agissant de statuer sur la contrefaçon est bien le client de la société Sarbacane c’est-à-dire le professionnel qui entend développer ses activités d’e-mailing et non le simple consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.
Fonctionnalité et service associé de Gmail
Il n’était pas établi par la société Sarbacane que la société Google utilisait le terme « Gmailfy » à titre de marque car ce service était relié à la messagerie GMail. Le signe utilisé à titre de marque pour identifier la provenance du service est donc GMail et non pas Gmailify qui n’est qu’une dénomination du service. En conséquence, et même si l’usage du terme Gmailify est fait dans la vie des affaires, il n’est pas réalisé à titre de marque, la marque servant à identifier la provenance du service restant GMail.
Comparaison des signes en présence
De surcroît, la comparaison des signes en présence a également permis d’exclure la contrefaçon de marque : différence du nombre de lettres ; le terme « mailify » constitue un néologisme en anglais ; le fait de rajouter le suffixe « ify » est courant et laisse supposer un lien avec le système Android ; différence entre le mot mailify qui ne recouvre aucun sens particulier et le mot Gmailify qui signifie conférer à une boîte mail indépendante de Gmail ou une application également indépendante de Gmail les fonctionnalités de Gmail. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la raison de l’action en contrefaçon de marque intentée par Sarbacane contre Google ?La société Sarbacane, spécialisée dans l’email marketing, a engagé une action en contrefaçon de marque contre Google en raison du lancement de son service « Gmailify ». Sarbacane est titulaire de la marque « Mailify », et elle a estimé que le nom « Gmailify » portait à confusion avec sa propre marque. Cette fonctionnalité de Google permet aux utilisateurs de bénéficier des caractéristiques de Gmail sur des comptes de messagerie tiers, tels que Yahoo ou Hotmail. Sarbacane a donc considéré que l’utilisation de ce nom par Google pouvait induire en erreur les consommateurs, en créant un lien entre les deux services. Pourquoi Google France a-t-elle été mise hors de cause dans cette affaire ?Google France a été mise hors de cause car, selon la jurisprudence, la responsabilité du choix du nom « Gmailify » incombe uniquement à Google Inc., qui en est le propriétaire et le gestionnaire exclusif. Les faits reprochés par Sarbacane concernaient spécifiquement l’activité de Gmail et sa fonctionnalité Gmailify. Par conséquent, les demandes de Sarbacane étaient mal dirigées contre Google France, car c’est Google Inc. qui a pris la décision de nommer le service ainsi. Quelles sont les conclusions concernant le risque de confusion entre les marques ?Le tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les marques « Mailify » et « Gmailify », tant pour les consommateurs anglophones que francophones. Cette décision repose sur l’article 9 du Règlement UE n° 207/2009, qui stipule que le titulaire d’une marque communautaire a un droit exclusif d’interdire l’utilisation d’un signe identique pour des produits ou services similaires. Le tribunal a également noté que l’appréciation du risque de confusion doit être faite de manière abstraite, en tenant compte de la perception du public pertinent, qui est normalement informé et raisonnablement attentif. Comment est évalué le risque de confusion selon la jurisprudence ?L’évaluation du risque de confusion repose sur plusieurs critères, comme le souligne l’arrêt Von Colson et Kamann. Il s’agit d’une appréciation abstraite qui prend en compte le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur des produits et services concernés. Cette évaluation compare le signe litigieux à la marque protégée, en tenant compte de l’enregistrement de la marque et des produits ou services visés. Tous les facteurs pertinents, y compris la notoriété de la marque et son distinctivité, doivent être pris en compte pour déterminer si le public pourrait être induit en erreur. Quelles sont les caractéristiques de la fonctionnalité Gmailify selon le jugement ?Le jugement a établi que la société Sarbacane n’avait pas prouvé que Google utilisait le terme « Gmailify » comme une marque. En réalité, ce service est associé à la messagerie Gmail, et le terme « Gmail » est la véritable marque qui identifie la provenance du service. Ainsi, même si « Gmailify » est utilisé dans le cadre des affaires, il ne fonctionne pas comme une marque à part entière. La marque qui identifie le service reste « Gmail », tandis que « Gmailify » est simplement une dénomination pour une fonctionnalité. Quelles différences ont été notées entre les signes « Mailify » et « Gmailify » ?La comparaison des signes a révélé plusieurs différences significatives qui ont conduit à l’exclusion de la contrefaçon de marque. Tout d’abord, il y a une différence dans le nombre de lettres entre les deux termes. Ensuite, « Mailify » est un néologisme en anglais, tandis que l’ajout du suffixe « -ify » est courant et peut suggérer un lien avec le système Android. Enfin, le terme « mailify » n’a pas de signification particulière, alors que « Gmailify » désigne spécifiquement la capacité de conférer à une boîte mail indépendante les fonctionnalités de Gmail. Ces distinctions ont été jugées suffisantes pour éviter toute confusion. |
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