L’Essentiel : La société Stade toulousain rugby a été poursuivie pour résiliation fautive d’un contrat de licence de marque. Cette résiliation, effectuée par anticipation, a été contestée par le licencié, notamment en raison d’une fusion absorption non publiée au registre national des marques. Selon l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, la cession du contrat de licence était inopposable en l’absence de cette publication. Toutefois, le Stade toulousain a justifié sa résiliation unilatérale par un manquement contractuel grave, lié à l’insuffisance des résultats économiques du licencié, ce qui a été jugé suffisant pour valider la rupture.

Affaire du Stade toulousain

La société Stade toulousain rugby a été poursuivie pour résiliation fautive d’un contrat de licence de marque consenti à une société.  Le Stade toulousain avait résilié par anticipation le contrat de licence concédé, résiliation qui a été contestée par le licencié.

Absence de publication au registre national des marques

Le licencié avait fait l’objet d’une fusion absorption par une autre société. La date d’effet de la fusion fixée à la date des procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire approuvant la fusion-absorption en application des dispositions de l’article L. 236-4 du code du commerce. L’opération de fusion avait bien été publiée au registre du commerce et des sociétés mais pas au registre national des marques.

Au visa de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle (« Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques »), le Stade toulousain a soulevé l’inopposabilité de la cession du contrat de licence de marque opérée par fusion ; en l’absence de publicité au registre national des marques, le transfert du contrat de licence de marque lui aurait été inopposable.  Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. En l’espèce, le Stade toulousain a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque, antérieurement à la prise d’effet de la fusion absorption. En conséquence, la fusion absorption a transféré dans le patrimoine de la société absorbante l’action en contestation de la résiliation unilatérale du contrat et en réparation du préjudice. De surcroît, il ne pouvait être reproché par la société Stade toulousain de ne pas avoir publié le transfert d’un contrat qu’elle avait elle-même résolu.

Droit de résilier le contrat de licence de marque

Les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’étaient pas applicables au litige, le contrat ayant été conclu en 2011. Aux termes des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Dés lors que la société du Stade toulousain avait prononcé la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque, elle pouvait en demander la résiliation judiciaire. Il appartient seulement au juge, saisi d’une demande d’indemnisation, d’apprécier si la rupture du contrat était justifiée.

Le contrat de licence de marque prévoyait la résiliation unilatérale anticipée du contrat : « le présent contrat pourra être résilié par anticipation, par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution ou de non-respect de l’une quelconque des obligations contenues dans les présentes. La résiliation anticipée interviendra automatiquement un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la partie défaillante, indiquant l’intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse, demeurée infructueuse. La résiliation interviendra sans préjudice de tout autre droit ou action dont la partie victime de la défaillance pourra se prévaloir à l’encontre de la partie fautive. »

La résiliation du contrat de licence de marque par la société du Stade toulousain été jugée fautive en ce qu’elle ne respectait pas les dispositions du contrat. En effet, le courrier adressé ne constituait pas une mise en demeure du licencié d’avoir à respecter ses obligations contractuelles dans le délai d’un mois mais une résiliation unilatérale avec un préavis d’un mois.

Cependant, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Sur le fond, la résiliation du contrat était motivée par l’insuffisance des résultats économiques du licencié. Or, aucun chiffre d’affaire minimum annuel n’était imposé au licencié par le concédant. Aux termes du contrat, le licencié s’engageait uniquement « à exploiter au mieux de ses possibilités là où les marques dont la licence lui est confiée et à effectuer toutes les actions et démarches utiles et nécessaires en vue de sa promotion de la commercialisation, dans des conditions optimales ». La très faible chiffre d’affaires réalisé au cours de la dernière année a toutefois montré un défaut d’exploitation de la marque par le licencié  Ce défaut d’exploitation a été qualifié de manquement contractuel grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la raison de la poursuite contre le Stade toulousain rugby ?

La société Stade toulousain rugby a été poursuivie pour résiliation fautive d’un contrat de licence de marque consenti à une autre société.

Cette résiliation a été effectuée par le Stade toulousain de manière anticipée, ce qui a été contesté par le licencié.

Le licencié a soutenu que la résiliation n’était pas justifiée, ce qui a conduit à des procédures judiciaires pour déterminer la légitimité de cette action.

Quelles sont les implications de la fusion absorption sur le contrat de licence ?

Le licencié a subi une fusion absorption par une autre société, ce qui a des implications sur le contrat de licence de marque.

La date d’effet de cette fusion a été fixée selon les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article L. 236-4 du code du commerce.

Cependant, bien que la fusion ait été publiée au registre du commerce, elle ne l’a pas été au registre national des marques, ce qui a soulevé des questions sur l’opposabilité de la cession du contrat de licence.

Comment le Stade toulousain a-t-il justifié la résiliation du contrat ?

Le Stade toulousain a justifié la résiliation du contrat de licence de marque en invoquant l’inopposabilité de la cession du contrat due à l’absence de publication au registre national des marques.

Selon l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, toute transmission des droits attachés à une marque doit être inscrite pour être opposable aux tiers.

Cependant, le Stade toulousain a résilié le contrat avant la prise d’effet de la fusion absorption, ce qui a permis de transférer l’action en contestation de la résiliation au patrimoine de la société absorbante.

Quelles sont les conditions de résiliation d’un contrat de licence de marque ?

Les conditions de résiliation d’un contrat de licence de marque sont régies par les dispositions de l’article 1184 du code civil, qui stipule que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.

La résiliation n’est pas automatique et doit être demandée en justice, permettant au juge d’apprécier la justification de la rupture.

Dans le cas du Stade toulousain, la résiliation unilatérale a été jugée fautive car elle ne respectait pas les modalités de mise en demeure prévues dans le contrat.

Quels éléments ont conduit à la qualification de manquement contractuel grave ?

Le manquement contractuel grave a été qualifié en raison de l’insuffisance des résultats économiques du licencié, qui n’a pas respecté les obligations d’exploitation de la marque.

Bien qu’aucun chiffre d’affaires minimum n’ait été imposé, le licencié devait exploiter la marque au mieux de ses possibilités.

La très faible performance économique au cours de la dernière année a été interprétée comme un défaut d’exploitation, justifiant ainsi la résiliation unilatérale du contrat par le Stade toulousain.