L’Essentiel : La cour d’appel de Versailles a examiné la demande en nullité de la marque ‘blockchain.io’, déposée par M. [I] [H], formulée par la société Athanor.net. Cette dernière contestait l’enregistrement en raison d’une atteinte à ses droits sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN. Le directeur général de l’INPI avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu’elle ne relevait pas de sa compétence. Cependant, la cour a jugé la demande recevable, tout en déboutant Athanor.net de ses prétentions, considérant que la demande de nullité n’était pas suffisamment justifiée par des éléments concrets de similarité entre les marques.

Extraits : [H], et l’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018.

La demande en nullité a été formée contre une partie de la marque ‘blockchain.io’, en se fondant sur l’atteinte aux droits de la société Athanor.net sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN n°015 469 166.

Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré la demande en nullité irrecevable, au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de l’INPI.

Le 31 mars 2021, le requérant a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles.

Par courrier du 20 juin 2022, le directeur général de l’INPI a informé la cour de la renonciation totale de M. [H], titulaire, à la marque française ‘blockchain.io’ n°17/4365302.
Propriété Industrielle

N° RG : NL 20-0097/SHF

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Ministère Public

INPI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société ATHANOR.NET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Nawel SMAIL substituant à l’audience Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1357

REQUERANT

****************

Monsieur [I] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillant

APPELE EN CAUSE

****************

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission

AUTRE PARTIE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2020, la société Athanor.net a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL20-0097, contre la marque française ‘blockchain.io’ n°17/4365302, déposée pour les produits et services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 et 45.

Son titulaire est M. [I] [H], et l’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI n°2018-02 du 12 janvier 2018.

La demande en nullité a été formée contre une partie de la marque ‘blockchain.io’, en se fondant sur l’atteinte aux droits de la société Athanor.net sur la marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN n°015 469 166.

Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré la demande en nullité irrecevable, au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de l’INPI.

Le 31 mars 2021, le requérant a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles.

Par courrier du 20 juin 2022, le directeur général de l’INPI a informé la cour de la renonciation totale de M. [H], titulaire, à la marque française ‘blockchain.io’ n°17/4365302.

Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Versailles a :

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2022,

– dit que la société Athanor.net devra faire part de ses observations quant à son intérêt à agir avant le 15 septembre 2022, et l’INPI pourra faire les siennes avant le 15 octobre 2022,

– dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe au directeur général de l’INPI.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernier mémoire notifié le 13 septembre 2022, la société Athanor.net demande à la cour de :

– réformer la décision rendue par l’INPI en ce qu’elle a déclaré la demande en nullité présentée par la société Athanor.net, enregistrée sous la référence NL 20-0097, contre la marque française « BLOCKCHAIN.IO » n°17/4365302, dont est titulaire M. [I] [H], publiée au BOPI n°218-02 du 12 janvier 2018, irrecevable ;

Et statuant à nouveau,

– dire recevable et bien fondée la demande en nullité de la société Athanor.net en ce qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque française « BLOCKCHAIN.IO » ;

En conséquence,

– prononcer la nullité de la marque française « BLOCKCHAIN.IO » sous l’application des articles 711-3, 711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;

– condamner l’INPI à verser à la société Athanor.net la somme de 2.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’INPI aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans son mémoire, le directeur général de l’INPI considère que la requête en nullité ne relève pas de la compétence de l’INPI mais de celle des tribunaux judiciaires, que le motif d’irrecevabilité a disparu, relève que les produits et services fondant la demande en nullité ne sont pas indiqués, que la demande en nullité n’est pas correctement étayée, et sollicite le rejet des demandes pécuniaires de la société requérante.

Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de dire la demande en nullité formée par l’appelante recevable mais de la débouter sur le fond car l’appelante ne demande que la nullité de la marque « BLOCKCHAIN.IO » mais elle ne met pas en relation les libellés des marques « BLOCKCHAIN » et « BLOCKCHAIN.IO ».

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande de la société Athanor.net

La société Athanor.net soutient que la demande présentée sur plusieurs motifs est recevable dès lors qu’un seul d’entre eux permet de procéder à l’examen de la demande, soulignant qu’elle a apporté des pièces pertinentes et justifié de l’existence de son droit antérieur. Elle indique être prête à renoncer à ses autres demandes pour voir reconnu son droit à l’antériorité.

L’INPI indique que le motif d’irrecevabilité tiré de la demande d’interdiction d’usage a disparu, puisque cette interdiction n’est plus sollicitée.

*****

Selon l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle, ‘est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L.716-5…’.

L’article L.716-5 du même code indique que

‘I.-Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L.711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L.711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L.715-4 et L.715-9 ; …

Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants :

1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L.716-4, L.716-4-6, L.716-4-7 et L.716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; …’.

Dans sa décision contestée, l’INPI a indiqué que la société Athanor.net demandait notamment de prononcer une interdiction d’usage de la dénomination BLOCKCHAIN, demande qui ne relevait pas du I de l’article L.716-5, donc de la compétence du directeur général de l’INPI, mais de celle des tribunaux judiciaires.

Dans le cadre de son recours exercé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI, recours en réformation, la société Athanor.net ne présente plus de demande tendant à l’interdiction de l’usage de la dénomination BLOCKCHAIN, de sorte que le motif d’irrecevabilité de la demande a disparu.

En conséquence, la demande de nullité sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de la société Athanor.net

La société Athanor.net soutient que l’utilisation de sa marque ‘blockchain’ est perturbée par la prolifération de marques enregistrées utilisant le terme ‘blockchain’, et indique que les produits et services invoqués à l’appui de sa demande de nullité sont ceux relevant des classes 35, 36, 38, 42 et 45, visés par sa marque BLOCKCHAIN et par la marque BLOCKCHAIN.IO enregistrée postérieurement. Elle déclare justifier de l’antériorité de sa marque, laquelle est régulièrement exploitée, et dont elle a obtenu l’extension.

Elle ajoute que le mot BLOCKCHAIN est le signe le plus important de la marque concurrente, déposée postérieurement, que les classes dans lesquelles cette marque a été déposée sont les mêmes que celles visées par la marque BLOCKCHAIN. Elle avance qu’il n’est pas nécessaire que soit démontrée l’utilisation par le déposant d’une marque contrefaisante, qu’il suffit qu’existe un risque de confusion entre ses produits et ceux de la marque postérieure.

L’INPI observe que la société Athanor.net ne met pas en relation les libellés des marques afin d’établir que les produits et services en cause seraient identiques ou similaires, et qu’elle ne présente pas plus d’éléments sur la proximité des signes, de sorte que la demande en nullité n’est pas suffisamment étayée. Il s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point.

Le ministère public conclut au débouté de la demande en nullité au motif que, si la société Athanor.net justifie de l’antériorité de sa marque BLOCKCHAIN, elle ne met pas en relation les libellés de celle-ci et de la marque BLOCKCHAIN.IO afin de démontrer que les produits et services seraient identiques ou similaires, et n’explicite pas la proximité des signes en question, de sorte que la demande en nullité de l’appelante n’est pas correctement étayée.

*****

La société Athanor.net fonde sa demande en nullité de la demande d’enregistrement de la marque ‘blockchain.io’ n°4365302 au vu de sa marque de l’Union Européenne BLOCKCHAIN n°015 469 166, marque verbale antérieure.

Pour autant, la demande d’enregistrement n’est pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, de sorte qu’il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

En l’espèce, la société Athanor.net ne procède pas à la comparaison des signes en question, se limitant à indiquer que le mot ‘BLOCKCHAIN’ est le signe distinctif le plus important de la marque concurrente, sans aucun développement sur la proximité ou la similarité entre les signes d’un point de visuel, phonétique et conceptuel.

De même, la société Athanor.net n’apporte aucune précision sur les produits et services respectifs, ne démontre pas l’existence d’une identité ou d’une similarité entre ceux-ci, se contentant d’indiquer que les classes dans lesquelles la marque critiquée a été déposée sont les mêmes que celles de sa marque.

Ce faisant, elle ne précise pas les produits et services sur lesquels elle fonde sa demande, indiquant seulement que l’existence d’un risque de confusion existe, alors qu’il ne peut être déduit une présomption d’identité ou de similarité de cette seule classification des produits.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la demande de nullité de la demande d’enregistrement de la marque BLOCKCHAIN.IO n’est pas suffisamment justifiée, et il n’y sera pas fait droit.

Sur les autres demandes

Il ressort de l’article R.411-23 du code de la propriété intellectuelle que l’INPI n’est pas partie à l’instance, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société Athanor.net tendant à sa condamnation au paiement des dépens.

En conséquence, la société Athanor.net sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare le recours de la société Athanor.net recevable,

Déboute la société Athanor.net de toutes ses demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la demande en nullité formée par la société Athanor.net ?

La société Athanor.net a formé une demande en nullité contre une partie de la marque ‘blockchain.io’, enregistrée sous le numéro n°17/4365302. Cette demande a été motivée par l’atteinte présumée aux droits de la société sur sa propre marque de l’Union Européenne, BLOCKCHAIN n°015 469 166.

Cette action a été enregistrée le 18 novembre 2020, et la société a soutenu que l’utilisation de sa marque était perturbée par la prolifération de marques similaires, notamment celle de M. [H].

La demande a été déclarée irrecevable par l’INPI le 2 mars 2021, ce qui a conduit Athanor.net à faire appel de cette décision devant la cour d’appel de Versailles le 31 mars 2021.

Quelles ont été les décisions prises par l’INPI concernant la demande en nullité ?

L’INPI a déclaré la demande en nullité de la société Athanor.net irrecevable le 2 mars 2021, en arguant que cette demande ne relevait pas de sa compétence. L’INPI a précisé que la demande d’interdiction d’usage de la dénomination BLOCKCHAIN ne pouvait pas être traitée par ses services, mais devait être portée devant les tribunaux judiciaires.

Cette décision a été contestée par Athanor.net, qui a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles. L’INPI a également noté que la demande n’était pas suffisamment étayée, notamment en ce qui concerne la comparaison des produits et services des marques en question.

Quels éléments ont été pris en compte par la cour d’appel de Versailles dans son jugement ?

La cour d’appel de Versailles a examiné plusieurs éléments dans son jugement. Tout d’abord, elle a constaté que la demande de nullité de la société Athanor.net était recevable, car le motif d’irrecevabilité soulevé par l’INPI avait disparu.

Ensuite, la cour a analysé le bien-fondé de la demande en nullité. Elle a noté que la société Athanor.net n’avait pas suffisamment démontré l’existence d’un risque de confusion entre sa marque BLOCKCHAIN et la marque BLOCKCHAIN.IO.

La cour a également souligné que la société n’avait pas mis en relation les libellés des marques pour établir une similarité entre les produits et services, ce qui a conduit à un rejet de la demande de nullité.

Quelles ont été les conséquences de la décision de la cour d’appel ?

La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 9 mars 2023, déclarant le recours de la société Athanor.net recevable, mais déboutant cette dernière de toutes ses demandes.

Cela signifie que, bien que la cour ait reconnu la recevabilité de la demande, elle a jugé que les arguments présentés par Athanor.net n’étaient pas suffisants pour justifier la nullité de la marque ‘blockchain.io’.

En conséquence, la marque de M. [H] a été maintenue, et la société Athanor.net n’a pas obtenu gain de cause dans sa demande de nullité. La cour a également statué que l’INPI n’était pas partie à l’instance, ce qui a conduit à un rejet de la demande de condamnation de l’INPI au paiement des dépens.