L’Essentiel : L’utilisation du nom de domaine « saône-et-loire.fr » par une agence de communication a été jugée comme une contrefaçon de la marque déposée par le département. Bien que le nom de domaine ait été enregistré avant la marque, l’agence n’a pas pu prouver un intérêt légitime pour son utilisation. Les services proposés par l’agence, similaires à ceux du département, ont créé un risque de confusion pour les consommateurs. En conséquence, le transfert du nom de domaine a été ordonné, soulignant l’importance de la protection des droits de propriété intellectuelle des collectivités territoriales.

Marque contre nom de domaine antérieur

En utilisant le nom de domaine « saône-et-loire.fr » pour des services similaires à ceux proposés par le département, une agence de communication s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative identique déposée par le département. La contrefaçon était applicable en dépit de l’enregistrement du nom de domaine antérieurement à la marque du département.

Article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques

L’AFNIC avait également considéré que le nom de domaine « saône-et-loire.fr », enregistré par la société ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et était « susceptible » de porter atteinte aux droits du département de Saône et Loire sur sa marque « saône-et-loire ». Toutefois, en l’absence de mauvaise foi établie de l’agence de communication, le transfert du nom de domaine au profit du département n’avait pas été ordonné.

Au sens du CPCE, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : i ) Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ii) Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ; iii) Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Bonne foi mais absence d’intérêt légitime du déposant

L’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, issu du décret n° 2012-951 du 1er août 2012, applicable à la date à laquelle le département de Saône et Loire a saisi l’AFNIC, précise à propos des notions d’intérêt légitime et de mauvaise foi que peut notamment caractériser l’existence d’un intérêt légitime, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine : i) d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ; ii) d’être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus sur ce nom ; iii) de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d’un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine : i) d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement ; ii) d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur, iii) d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur.

Dans le cadre de la procédure Syreli (système de résolution de litiges de l’AFNIC), un nom de domaine ne peut être enregistré ou renouvelé s’il est susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou s’il est identique ou apparenté au nom d’une collectivité territoriale, à moins que le demandeur à l’enregistrement ne justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. En l’espèce, l’agence de communication ne justifiait pas d’une exploitation des noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr » pour une offre de services en lien avec le territoire de Saône et Loire. Par ailleurs, les services proposés par l’agence de communication (publicité en ligne, géo-référencement en ligne, personnalisation d’adresses URL, diffusion de petites annonces et d’actualité …) sont similaires à ceux visés au dépôt de la marque du département.

Risque de confusion avec la marque du département

Peu important la structure des sites en présence et la mention « site non officiel du département » qui a été ajoutée par l’agence de communication, la seule reprise non légitime, à titre de nom de domaine, des éléments verbaux « Saône et Loire » distinctifs de la marque déposée, induit nécessairement l’internaute à la croyance de l’existence d’un lien entre le site de la société et le département de Saône et Loire.  La reprise de la dénomination « saône et loire », au sein du nom de domaine « saône-et-loire.fr », conjuguée à l’identité ou la similarité des services, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé , en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations en forme de déclinaison de la marque dont le département Saône et Loire est titulaire.  Les faits de contrefaçon de marque étaient donc caractérisés et le transfert du nom de domaine « sône-et-loire.fr » a été ordonné.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principal problème soulevé par l’utilisation du nom de domaine « saône-et-loire.fr » par l’agence de communication ?

L’utilisation du nom de domaine « saône-et-loire.fr » par l’agence de communication a soulevé des problèmes de contrefaçon de marque. En effet, l’agence a proposé des services similaires à ceux du département de Saône et Loire, ce qui a conduit à une imitation de la marque semi-figurative déposée par le département.

Cette situation est d’autant plus problématique que l’enregistrement du nom de domaine a eu lieu avant le dépôt de la marque par le département. Cependant, cela n’a pas suffi à protéger l’agence contre les accusations de contrefaçon, car la loi considère que l’utilisation d’un nom de domaine identique à une marque déposée peut induire en erreur les consommateurs, créant ainsi un risque de confusion.

Quelles sont les conditions de l’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques concernant les noms de domaine ?

L’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) stipule que l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou annulé dans plusieurs cas.

Premièrement, si le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou à des droits garantis par la Constitution ou la loi. Deuxièmement, si le nom de domaine porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur peut justifier d’un intérêt légitime et agir de bonne foi.

Enfin, le CPCE précise que les noms de domaine identiques ou apparentés à ceux d’institutions publiques ou de collectivités territoriales peuvent également être refusés, sauf justification d’un intérêt légitime et d’une bonne foi de la part du demandeur.

Comment l’absence de mauvaise foi a-t-elle influencé la décision concernant le transfert du nom de domaine ?

Dans le cas de l’agence de communication, l’AFNIC a noté que, bien que le nom de domaine « saône-et-loire.fr » puisse porter atteinte aux droits du département, l’absence de mauvaise foi de l’agence a joué un rôle déterminant dans la décision de ne pas ordonner le transfert du nom de domaine.

La mauvaise foi peut être caractérisée par des actions telles que l’enregistrement d’un nom de domaine dans le but de le vendre à un titulaire de droits ou de nuire à la réputation d’un concurrent. Dans ce cas, l’agence n’a pas pu être prouvée comme ayant agi avec une telle intention, ce qui a conduit à la décision de ne pas transférer le nom de domaine au département.

Quelles sont les implications de l’absence d’intérêt légitime pour l’agence de communication ?

L’absence d’intérêt légitime pour l’agence de communication a des implications significatives dans le cadre de la procédure Syreli. En effet, pour qu’un nom de domaine soit enregistré ou renouvelé, le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime et agir de bonne foi.

Dans ce cas, l’agence n’a pas pu démontrer qu’elle exploitait les noms de domaine « saoneetloire.fr » et « saone-et-loire.fr » pour des services en lien avec le territoire de Saône et Loire. De plus, les services qu’elle proposait, tels que la publicité en ligne et le géo-référencement, étaient similaires à ceux visés par la marque du département.

Cela a renforcé l’argument selon lequel l’agence n’avait pas d’intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine, ce qui a contribué à la décision de considérer la contrefaçon de marque comme caractérisée.

Quel est le risque de confusion lié à l’utilisation du nom de domaine par l’agence de communication ?

Le risque de confusion est un élément central dans cette affaire. Malgré la mention « site non officiel du département » ajoutée par l’agence, l’utilisation du nom de domaine « saône-et-loire.fr » induit nécessairement les internautes en erreur.

La reprise des éléments verbaux « Saône et Loire » dans le nom de domaine, combinée à la similarité des services offerts, crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Ce dernier pourrait croire qu’il existe un lien entre le site de l’agence et le département de Saône et Loire, ce qui constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du département.

Ainsi, la contrefaçon de marque a été caractérisée, et le transfert du nom de domaine a été ordonné pour protéger les droits du département.