L’Essentiel : La renommée mondiale de la marque MacDo a conduit à une protection juridique étendue. Le 5 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne a statué que l’enregistrement de marques utilisant le préfixe « Mac » ou « Mc » pour des produits alimentaires était impossible, comme en témoigne le rejet de la marque MACCOFFEE. Le risque de confusion est avéré, le public pouvant associer MACCOFFEE aux marques McDonald’s. De plus, la notion de « famille de marques » a été reconnue, avec des exemples tels que McMUFFIN et McFLURRY, qui partagent un élément distinctif commun, renforçant ainsi la protection de la marque McDonald’s.

Dépôt impossible des signes « Mac » ou « Mc »

La marque MacDo a acquis une dimension de notoriété mondiale telle, que le 5 juillet 2016, le Tribunal de l’Union européenne (affaire T-518/13 Future Enterprises/EUIPO) a jugé que la renommée des marques de McDonald’s permet de faire échec à l’enregistrement, pour les produits alimentaires ou les boissons, de marques combinant le préfixe « Mac » ou « Mc » avec le nom d’un produit alimentaire ou d’une boisson. La demande d’enregistrement de la marque MACCOFFEE par une société de Singapour a ainsi été rejetée.

Risque de confusion

Le public pertinent pourrait associer la marque MACCOFFEE à la famille de marques « Mc » de McDonald’s et établir mentalement un lien entre les marques en conflit. En effet, l’élément « mac » dans MACCOFFEE est perçu comme identique ou équivalent à l’élément initial « mc » des marques de McDonald’s. En outre, la structure de la marque MACCOFFEE est très semblable à celle des marques de la famille Mc, qui combinent le préfixe « Mc » avec le nom d’un produit alimentaire.

Notion de « famille » de marques

Le concept juridique de famille de marques a été retenu au bénéfice de la société McDonald’s. Il appartient au titulaire des marques liées de fournir la preuve de l’usage effectif d’un nombre d’entre elles suffisant pour constituer une « famille » et de démontrer que le public concerné établit un lien entre la marque dont l’annulation est demandée et les marques antérieures qui composent ladite « famille ». Les marques McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN et EGG McMUFFIN, dérivées de la marque McDONALD’S, remplissent toutes les conditions pour former une « famille » de marques, au sens de la jurisprudence Finanziaria/OHMI ( C‑234/06 P) et BAINBRIDGE (T‑194/03) dans la mesure où elles sont en nombre suffisant et reproduisent intégralement un même élément distinctif, à savoir l’élément « mc », avec l’ajout d’un élément verbal qui les différencie les unes des autres et qu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe, « mc », extrait de la marque McDONALD’S.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi le dépôt des marques contenant « Mac » ou « Mc » est-il impossible ?

La décision du Tribunal de l’Union européenne, rendue le 5 juillet 2016, a établi que la renommée mondiale de la marque McDonald’s empêche l’enregistrement de nouvelles marques qui utilisent le préfixe « Mac » ou « Mc » pour des produits alimentaires ou des boissons.

Cette décision a été illustrée par le rejet de la demande d’enregistrement de la marque MACCOFFEE par une société de Singapour.

Le tribunal a jugé que la notoriété de McDonald’s est telle qu’elle crée un risque de confusion pour le public, qui pourrait associer ces nouvelles marques à l’univers de McDonald’s.

Quel est le risque de confusion lié à l’utilisation de « Mac » ou « Mc » ?

Le risque de confusion est fondamental dans l’évaluation des marques. Dans le cas de MACCOFFEE, le tribunal a noté que le public pourrait établir un lien mental entre cette marque et celles de McDonald’s.

L’élément « mac » dans MACCOFFEE est perçu comme identique ou équivalent à « mc », ce qui renforce cette association.

De plus, la structure de MACCOFFEE est très similaire à celle des marques de McDonald’s, qui combinent le préfixe « Mc » avec des noms de produits alimentaires, ce qui accentue encore le risque de confusion.

Qu’est-ce qu’une « famille » de marques et comment cela s’applique-t-il à McDonald’s ?

La notion de « famille » de marques est un concept juridique qui permet à un titulaire de marques de protéger un ensemble de marques qui partagent un élément distinctif commun.

Dans le cas de McDonald’s, la société a réussi à prouver l’existence d’une famille de marques, comprenant des noms comme McMUFFIN, McRIB, et McFLURRY.

Ces marques partagent toutes le préfixe « mc », ce qui les lie ensemble et permet de démontrer que le public établit un lien entre elles.

Cette preuve est essentielle pour justifier l’opposition à l’enregistrement de nouvelles marques qui pourraient créer une confusion.

Les décisions de jurisprudence, telles que Finanziaria/OHMI et BAINBRIDGE, soutiennent cette approche en reconnaissant l’importance de l’élément distinctif commun dans la formation d’une famille de marques.