La société Kare Design accuse Design for you d’avoir continué à utiliser la marque « KARE » après l’expiration de leur licence, notamment par une affiche publicitaire. Le tribunal conclut que cette utilisation constitue une contrefaçon par reproduction, créant un risque de confusion pour les consommateurs. De plus, le dépôt de la marque « KAREMENT MAISON » est jugé de mauvaise foi, étant trop proche de l’expiration du contrat de franchise. Kare Design obtient des dommages-intérêts pour préjudice moral, évalué à 30.000 euros, et 5.000 euros pour concurrence déloyale. Design for you est condamnée aux dépens et à verser 15.000 euros à Kare Design.. Consulter la source documentaire.

A l’expiration du contrat de franchise, déposer une marque incluant celle de son ancien franchiseur est risqué et expose à la nullité de ladite marque pour dépôt frauduleux.

La validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date (Com., 13 janvier 2009, pourvois n° 07-19.056, 07-19.571).

Selon l’article L.712-6, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle,  » Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice.  »

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L. 711-2 prévoit que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :(…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. »

Aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’envisageait, avant l’entrée en vigueur de cette disposition le 15 décembre 2019, la fraude autrement que dans le cadre de l’action en revendication. En vertu toutefois de l’adage selon lequel « la fraude corrompt tout », l’enregistrement frauduleux d’une marque pouvait toujours être annulé et il était à cet égard constamment jugé  » qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité  » (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641).

De même, selon la Cour de Justice de l’Union européenne, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du déposant, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 53 ; TUE, 21 avril 2021, Hasbro, Inc., T-663/19, point 35).

Le Tribunal de l’Union européenne précise (TUE, 16 décembre 2020. Pareto Trading Co., Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, T-438/18, §.21-22) que  » 21. Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C 529/07, EU:C:2009:361), que les facteurs énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque. À cet égard, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt […].

En outre, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (…) « .