L’Essentiel : L’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi Pacte de 2019, établit l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque. Cette disposition s’applique aux titres en vigueur à la date de publication de la loi, le 23 mai 2019. Avant cette réforme, l’action en nullité était soumise à un délai de prescription de cinq ans. Les nouvelles règles ne s’appliquent pas rétroactivement aux actions dont la prescription était déjà acquise. Ainsi, les marques enregistrées avant cette date ne peuvent plus faire l’objet d’une action en nullité, sauf si des circonstances particulières sont établies.

Y compris en matière d’action en nullité d’une marque, lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi.

L’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque

L’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte) prévoit l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque.

Selon l’article 124-8 III de cette même loi, ces dispositions sont applicables aux titres en vigueur au jour de la publication de celle-ci soit le 23 mai 2019.

L’article L. 716-2-6 issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 abrogeant l’ article L. 714-3-1 précité, prévoit également l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque.

Avant l’entrée en vigueur de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, l’action principale en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil aux termes duquel «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a pas d’effet rétroactif.

Plus précisément, s’agissant d’une loi relative au délai de prescription, l’article 2222 du code civil prévoit que «La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé (…)».

Il résulte de ces dispositions que, lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi.

Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité

Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité d’une marque doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu’elles rendent celle-ci imprescriptible.

Or, dans la mesure où aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le nouvel article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019.

Le vice de mauvaise foi dont le dépôt de marque

Il est faux d’affirmer que la prescription ne s’applique pas, dans tous les cas, à une action en nullité pour enregistrement de mauvaise foi, l’action en revendication ne se prescrivant pas en cas de dépôt de mauvaise foi.

En effet, le vice de mauvaise foi dont le dépôt de marque est susceptible d’être entaché, n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action formée à titre principal en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription.

A cet égard, il est indifférent que l’action en revendication des droits sur la marque prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle se prescrive par cinq ans à l’égard du seul déposant de bonne foi, cette action qui vise au transfert du titre de propriété industrielle ayant un objet différent.

En outre, dans ces cas précis, l’absence de prescription à l’égard du titulaire de mauvaise foi est expressément prévue par la loi.

Il en va de même des dispositions des articles L. 714-3, troisième alinéa, et L. 714-4 du code de la propriété intellectuelle dans leur version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, les premières dispositions portant sur la forclusion par tolérance de l’action en nullité du titulaire d’un droit antérieur qui ne s’applique pas lorsque la marque postérieure a été déposée de mauvaise foi, et le second sur la prescription quinquennale à compter de la date d’enregistrement de l’action en nullité fondée sur une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de [Localité 11] à moins que cet enregistrement n’ait été demandé de mauvaise foi.

Les situations régies avant l’entrée en vigueur de la loi

Dans chaque hypothèse, il convient d’examiner si le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, auquel l’action en nullité de marque était soumise jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi susvisée a, ou non, expiré et, pour ce faire de rechercher le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.

Affaire GEØGRAPHICAL NØRWAY

En l’espèce, les enregistrements des marques (GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148, déposée le 5 avril 2005) et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2005/37, GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950, déposée le 11 septembre 2009 et dont l’enregistrement a été publié le 19 février 2010 et GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219, déposée le 14 juin 2010 et dont l’enregistrement a été publié le 5 novembre 2010, ont tous été publiés plus de cinq années avant l’introduction de l’action en nullité devant le tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 mai 2017.

En outre, il ressort des éléments de la procédure que les parties se connaissent et sont en litige depuis de nombreuses années notamment depuis 2002 en raison du dépôt et de l’usage à titre de marque par M. [G] des signes ANAPURNA ou NAPAPURNA et des faits de « squattage de droit des tiers » dénoncés par les appelantes dont se serait rendu coupable M. [G].

Il résulte de ces éléments que les sociétés VF qui pratiquent une surveillance des agissements de M. [G] et de la société Artextyl connaissaient ou auraient dû connaître à compter de la publication des enregistrements les trois marques précitées dont elles sollicitent la nullité.

Elles ont en conséquence été considérées comme non-recevables à agir du fait de la prescription en nullité des marques GEØGRAPHICAL NØRWAY n°3 353 148, GEOGRAPHICAL NORWAY n°3 675 950 et GEOGRAPHICAL NORW n°3 746 219.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les dispositions relatives à l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque ?

L’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, établit l’imprescriptibilité des actions en nullité d’une marque. Cette loi s’applique aux titres en vigueur à la date de sa publication, soit le 23 mai 2019. De plus, l’article L. 716-2-6, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, confirme également cette imprescriptibilité. Avant cette réforme, l’action en nullité était soumise à un délai de prescription de cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil. Ce dernier stipule que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer le droit.

Comment la loi affecte-t-elle les prescriptions acquises avant son entrée en vigueur ?

L’article 2 du code civil précise que la loi n’a pas d’effet rétroactif, ce qui signifie qu’elle ne s’applique qu’à l’avenir. Ainsi, selon l’article 2222 du code civil, une loi qui allonge la durée d’une prescription n’affecte pas les prescriptions déjà acquises. Cela implique que les nouvelles dispositions sur l’imprescriptibilité ne s’appliquent pas aux actions en nullité dont la prescription était déjà acquise avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte. En conséquence, le nouvel article L. 716-2-6 ne peut pas être appliqué aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà écoulée lors de l’entrée en vigueur de la loi.

Quelles sont les implications du vice de mauvaise foi dans le dépôt de marque ?

Il est incorrect de dire que la prescription ne s’applique pas à une action en nullité pour enregistrement de mauvaise foi. Le vice de mauvaise foi n’entraîne pas l’imprescriptibilité de l’action en nullité fondée sur ce vice. En effet, même si l’action en revendication des droits sur la marque ne se prescrit pas en cas de dépôt de mauvaise foi, cela ne suspend pas le délai de prescription pour l’action en nullité. L’absence de prescription pour le titulaire de mauvaise foi est expressément prévue par la loi, ce qui signifie que les actions en nullité peuvent toujours être soumises à des délais de prescription, même en cas de mauvaise foi.

Comment les situations antérieures à la loi sont-elles régies ?

Il est essentiel d’examiner si le délai de prescription de droit commun, prévu à l’article 2224 du code civil, a expiré avant l’entrée en vigueur de la loi. Pour cela, il faut déterminer à quel moment le titulaire du droit a eu connaissance des motifs de nullité allégués. Cela implique une analyse des circonstances entourant chaque cas spécifique. Les actions en nullité doivent donc être évaluées en fonction de la date de connaissance des faits par le titulaire du droit, afin de déterminer si elles sont encore recevables.

Quelle est l’affaire GEØGRAPHICAL NØRWAY et quelles en sont les implications ?

Dans l’affaire GEØGRAPHICAL NØRWAY, plusieurs marques ont été enregistrées, dont les enregistrements ont été publiés plus de cinq ans avant l’introduction de l’action en nullité en mai 2017. Les marques concernées incluent GEØGRAPHICAL NØRWAY, GEOGRAPHICAL NORWAY et GEOGRAPHICAL NORW, toutes déposées entre 2005 et 2010. Les sociétés impliquées avaient connaissance des enregistrements des marques et des litiges en cours depuis 2002, ce qui signifie qu’elles auraient dû agir plus tôt. En conséquence, leur action en nullité a été déclarée non recevable en raison de la prescription, illustrant l’importance de respecter les délais de prescription dans les actions en nullité de marque.