L’Essentiel : La marque FitBoss ne peut être déposée en raison du risque de confusion avec la marque Hugo Boss. Le terme « BOSS » est distinctif et dominant dans le signe contesté, tandis que « FIT » le qualifie simplement. Les ressemblances entre les deux marques, tant visuelles qu’auditives, sont significatives. De plus, la renommée de la marque BOSS, reconnue dans le domaine de l’habillement, renforce le lien dans l’esprit du public. Ainsi, l’utilisation de FITBOSS pourrait tirer indûment profit de la réputation de BOSS, justifiant le rejet de la demande d’enregistrement pour certains produits liés au sport.

La marque FitBoss ne peut être déposée en raison du risque de confusion avec la marque Hugo Boss.

Boss est dominant

Le terme BOSS apparaît distinctif au regard des produits et services en présence.

En outre, il apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu du fait que l’élément FIT qui le précède, qui signifie notamment « en forme », vient simplement le qualifier.

Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.

La dénomination contestée FITBOSS est donc similaire à la marque antérieure BOSS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné fera un lien entre les signes.

Les critères pertinents

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

OPP 22-0163   Le 01/07/2022   DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION    LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;   Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;   Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;   Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;   Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;   Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.   I.- FAITS ET PROCEDURE   Monsieur J O a déposé le 20 octobre 2021 la demande d’enregistrement n° 4810063 portant sur la marque verbale FITBOSS.   Le 11 janvier 2022, la société HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GmbH & Co KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :   – sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée sous le numéro 49221 et dont la société opposante indique en être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.   – sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée sous le numéro 49221 et dont la société opposante indique en être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 3 mai 2022, le déposant a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.   II.- DECISION   1. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale BOSS n° 49221 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque verbale BOSS n° 49221 est formée uniquement contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Suite au retrait partiel portant sur ces produits effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposition formée sur ce fondement est devenue sans objet. 2. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale BOSS n° 49221 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste   motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 49221 portant sur la marque verbale BOSS. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ; chapellerie ; sous-vêtements ; vêtements pour la nuit ; vêtements de bain ; peignoirs de bain ; ceintures ; ceintures en cuir ; châles ; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates ; gants ; chaussures ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit 28 pièces, parmi lesquelles :   – Pièce 8 : jugement du Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2006, N°05/11296 Hugo Boss / MARKLAND BIG BOSS ;   – Pièces 11, 11.2, 11.3, 12, 12.2 : articles de presse montrant l’implication de la marque d’habillement BOSS dans l’organisation d’évènements sportifs et culturels (football, formule 1, tennis, golf, nautisme, art contemporain) ;   – Pièces 14.1, 14.2 et 14.3 : trois décisions du directeur de l’INPI reconnaissant la renommée de la marque antérieure dans le domaine de l’habillement ;     – Pièces 23.1 à 23.5 : articles de presse relatifs à des licences de marques dans les domaines des parfums, des montres, des lunettes, des bijoux et de la papeterie, mentionnant notamment le fait que la société opposante est « célèbre pour ses collections de prêt-à-porter masculin » ;   – Pièce 24 : Attestation du Directeur général Europe du sud de la société Hugo Boss France portant sur le chiffre d’affaires et les dépenses publicitaires du groupe Hugo Boss en France ;   – Pièce 25 : articles de presse et communiqués officiels concernant le chiffre d’affaires mondial de Hugo Boss en 2018 et 2019 ;   – Pièces 26.1 à 26.3 : articles de presse relatifs à l’image positive de la marque Hugo Boss auprès du public. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, que la marque antérieure BOSS a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de l’habillement dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée BOSS a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour des produits d’habillement. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination FITBOSS ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination BOSS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux composés d’une dénomination unique.   Ils ont en commun le terme BOSS, constituant exclusivement la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FIT au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme BOSS apparaît distinctif au regard des produits et services en présence. En outre, il apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu du fait que l’élément FIT qui le précède, qui signifie notamment « en forme », vient simplement le qualifier. Ainsi, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination contestée FITBOSS est donc similaire à la marque antérieure BOSS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné fera un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, suite au retrait effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOSS n° 49221 est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel)   ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Il a été précédemment relevé que le signe contesté est similaire à la marque antérieure n° 49221 ; en outre, la marque antérieure possède, dans le domaine de l’habillement, un caractère distinctif intrinsèque accru par sa grande connaissance par le public. La société opposante invoque un lien entre les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » et la marque antérieure, justifiant, par une argumentation étayée de pièces probantes, de son implication importante dans le domaine du sport et du développement de produits spécifiques en lien avec le sport. Au vu de l’ensemble des facteurs précités, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants qui concernent directement le sport : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, il en va différemment pour les « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement. En effet, si la société opposante prouve bien son implication importante dans le domaine du sport, elle ne démontre pas que cette implication s’étend au domaine des jeux et des jouets. On ne saurait pas plus admettre que le public concerné fera un lien entre les signes pour tous les autres produits et services objets de l’opposition, à savoir les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits   pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». En effet, à l’égard de tous ces produits et services, la société opposante procède par voie d’affirmations, sans établir de lien manifeste entre ces derniers et la marque antérieure ni fournir de pièces prouvant l’existence de ce lien. Notamment à l’égard des « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante se contente d’affirmer que « de plus en plus de marque proposant des vêtements et accessoires de sport se lancent dans la commercialisation de produits pharmaceutiques, aliments diététiques, compléments alimentaires et accessoires utiles lors de la pratique du sport, tels que des pansements, désinfectants, produits antibactériens etc. », sans aucun renvoi à des pièces fournies. En particulier, en ce qui concerne les « culottes hygiéniques » de la demande d’enregistrement, la société opposante invoque le fait que ces produits sont « désormais proposés par des marques proposant de la lingerie et du prêt-à-porter, telles que Etam ou Dim », sans fournir de pièces permettant de le démontrer. S’agissant des « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de   fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement, il ne saurait suffire, pour faire admettre l’existence d’un lien entre les marques au regard de ces produits, d’invoquer la similitude entre les signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et l’image positive de celle-ci. Enfin, concernant les services d’ « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante se contente notamment d’affirmer qu’ils « se réfèrent, en grande partie, au « divertissement » et à des services liés, ce qui inclut naturellement les jeux et le sport, composante essentielle de la marque BOSS », sans faire la démonstration de l’existence du lien entre ces services et la marque antérieure. A cet égard, les arguments de la société opposante relatifs à l’exploitation du site Internet www.fitboss.fr, soutenant notamment que « le signe FITBOSS est systématiquement utilisé en deux parties, ce qui renforce encore le lien créé », constituent des circonstances extérieures qui ne peuvent pas être prises en considération afin d’établir un lien entre les produits et services visés et la marque antérieure. Ainsi, au regard des produits et services précités, qui sont très éloignés des produits pour lesquels une renommée de la marque antérieure a été admise, il n’est pas démontré que le signe contesté puisse évoquer cette dernière dans l’esprit des consommateurs concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît dès lors pas fondée, pour ces produits et services, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure. En conséquence, au vu de l’ensemble des facteurs pertinents et des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être admis de lien entre les signes dans l’esprit du public concerné qu’au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.   La notion de profit indu inclut les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, autrement dit qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et qu’il lui porterait préjudice en diluant sa distinctivité. Il a été précédemment relevé que la marque antérieure jouit, dans le domaine de l’habillement, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par sa connaissance auprès du public, que les signes sont similaires et qu’il existe un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public au regard de certains des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». En outre, la société opposante souligne l’ « image très positive » de la marque antérieure BOSS, « liée à la mode, l’élégance, à l’énergie et au succès » ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et éléments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, la renommée et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. La demande d’enregistrement apparaît donc de nature à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces produits, en ce que son usage risque de tirer indûment profit de son caractère distinctif et de sa renommée. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 49221 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée pour les produits suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ».   CONCLUSION   En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 49221, le signe contesté FITBOSS ne peut pas être adopté comme marque pour les produits suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ».   PAR CES MOTIFS   DECIDE   Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ».   Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque FitBoss ne peut-elle pas être déposée ?

La marque FitBoss ne peut pas être déposée en raison du risque de confusion avec la marque Hugo Boss. Ce risque est principalement dû à la similarité entre les deux marques, notamment à travers l’élément dominant « BOSS » qui est présent dans les deux dénominations. En effet, le terme « BOSS » est considéré comme distinctif et dominant dans le contexte des produits et services concernés. L’élément « FIT » qui précède « BOSS » ne fait que qualifier ce dernier, ce qui renforce la similarité entre les deux marques. Ainsi, la présence de « BOSS » dans FitBoss crée une confusion potentielle dans l’esprit du public, ce qui justifie le refus d’enregistrement de la marque FitBoss.

Quels sont les éléments qui montrent que Boss est dominant ?

Le terme « BOSS » apparaît comme un élément distinctif et dominant dans le signe contesté, en raison de sa reconnaissance dans le secteur des produits et services concernés. L’élément « FIT » qui le précède n’est qu’un qualificatif, signifiant « en forme », et ne contribue pas à la distinction de la marque. Par conséquent, la similarité entre les deux signes est renforcée par la prépondérance de « BOSS ». Cette dominance est également corroborée par le fait que le public, lors de l’évaluation des marques, se souvient principalement de l’élément le plus marquant, qui dans ce cas est « BOSS ».

Comment le public perçoit-il le lien entre les marques ?

Pour établir un risque de préjudice, il est essentiel de démontrer que le public fera un lien entre les signes. Cela repose sur plusieurs critères, notamment le degré de similitude entre les marques, la nature des produits et services, ainsi que la renommée de la marque antérieure. Le public concerné est susceptible de faire un lien entre FitBoss et Hugo Boss, surtout dans le domaine de l’habillement et des accessoires. La renommée de la marque BOSS, qui est bien établie, joue un rôle crucial dans cette perception. Ainsi, le lien entre les marques dans l’esprit du public est renforcé par la similarité des signes et la notoriété de la marque antérieure.

Quels critères sont pris en compte pour évaluer le risque de confusion ?

Les critères pertinents pour évaluer le risque de confusion incluent le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et services, et le public concerné. Il est également important de considérer l’intensité de la renommée de la marque antérieure, ainsi que son caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage. Ces éléments permettent de déterminer si le public pourrait confondre les deux marques, ce qui est essentiel pour établir un risque de préjudice. En somme, une analyse approfondie de ces critères est nécessaire pour évaluer la situation.

Quelles sont les conséquences de la renommée de la marque BOSS ?

La renommée de la marque BOSS a des conséquences significatives sur l’évaluation de l’opposition à l’enregistrement de FitBoss. Une marque jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque similaire, même si les produits ou services ne sont pas identiques. La renommée implique que la marque est connue d’une partie significative du public concerné, ce qui est le cas pour BOSS dans le secteur de l’habillement. Cette renommée permet à la marque antérieure de bénéficier d’une protection élargie, rendant plus probable l’existence d’un risque de confusion avec une marque postérieure comme FitBoss.

Quels produits sont concernés par l’opposition ?

L’opposition à l’enregistrement de la marque FitBoss concerne principalement des produits liés à l’habillement et aux accessoires, tels que les vêtements, les articles chaussants, et les accessoires de sport. En revanche, certains produits comme les jeux, jouets, et produits pharmaceutiques ne sont pas nécessairement liés à la renommée de la marque BOSS, ce qui complique l’établissement d’un lien entre les marques dans l’esprit du public. Ainsi, l’opposition est partiellement justifiée, se concentrant sur les produits où la similarité et le risque de confusion sont les plus probables.

Quelles sont les implications de l’atteinte à la renommée de la marque BOSS ?

L’atteinte à la renommée de la marque BOSS implique que l’usage de la marque FitBoss pourrait tirer indûment profit de la réputation de BOSS. Cela signifie que les consommateurs pourraient associer les produits FitBoss à l’image positive de BOSS, ce qui pourrait faciliter la commercialisation des produits FitBoss. Cette situation est considérée comme un « parasitisme » où la marque contestée bénéficie de la renommée de la marque antérieure sans juste motif. En conséquence, l’usage de FitBoss pour certains produits pourrait porter atteinte à la renommée de BOSS, justifiant ainsi le rejet partiel de la demande d’enregistrement de FitBoss.