L’Essentiel : La demande en nullité de la marque complexe n°19/4515178, incluant le terme NASA, est justifiée en raison d’un risque de confusion avec la marque antérieure NASA. Les signes partagent une grande similitude visuelle et phonétique, renforcée par leur identité conceptuelle liée à l’agence spatiale américaine. Bien que la marque contestée présente des éléments distinctifs, la dénomination NASA demeure dominante, ce qui tempère les différences. Étant donné que les produits concernés sont de consommation courante, le risque de confusion est accru, justifiant ainsi l’annulation de la marque contestée et la mise à charge des frais au titulaire.

Une marque complexe de vêtements incluant le terme NASA de façon très visible doit être refusée au dépôt dès lors qu’elle porte atteinte à la marque antérieure NASA.     

 

Dénomination commune NASA

 

Les signes ont en commun la dénomination NASA, ce qui leur confère une grande similitude visuelle, ainsi qu’une identité phonétique et intellectuelle, cette dénomination renvoyant à l’agence spatiale américaine Si ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances. Les signes en présence présentent ainsi une grande similitude visuelle et une identité phonétique et conceptuelle générant des ressemblances d’ensemble.

 

L’existence d’un risque de confusion

 

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

 

Produits de consommation courante

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en cause sont des produits de consommation courante s’adressant ainsi au grand public. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

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NL22-0163 09/03/2023

DÉCISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE

 

1. Le 21 septembre 2022, la société de droit espagnol PABLOSKY S.L (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0163 contre la marque complexe n°19/4515178 déposée le 14 janvier 2019 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur B C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2019-19 du 10 mai 2019.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 24 : Tissus ; velours ;

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ;

Classe 26 : broderies ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°001020536, déposée le 18 décembre 1998, enregistrée le 12 avril 2000, régulièrement renouvelée et portant sur le signe verbal NASA.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre les marques en cause, résultant de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similitude des signes et du caractère distinctif fort de la marque contestée.

Il requiert ainsi l’annulation totale de la marque contestée ainsi que la prise en charge par son titulaire des frais exposés.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque.

6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 14 octobre 2022, reçu le 20 octobre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 décembre 2022.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

8. La marque contestée a été déposée le 14 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

9. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

10. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

11. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

12. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond

14. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°19/4515178 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne n°001020536.

15. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

16. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a. Sur les produits

17. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

18. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Tissus ; velours ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; broderies ».

19. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements confectionnés d’extérieur et d’intérieur, chaussures, chapellerie ».

20. Les produits « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la marque contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

21. Les « tissus, velours, broderies » de la marque contestée, qui désignent des matières brutes ou semi-finies, présentent quant à eux un faible lien de similarité avec les « vêtements confectionnés d’extérieur et d’intérieur » de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles d’entrer dans la composition des seconds.

b. Sur les signes

22. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

23. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite :

NASA

24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

26. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée d’une dénomination, d’éléments figuratifs et de couleurs. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une dénomination.

27. Ces signes ont en commun la dénomination NASA, ce qui leur confère une grande similitude visuelle, ainsi qu’une identité phonétique et intellectuelle, cette dénomination renvoyant à l’agence spatiale américaine.

28. Si ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 30 à 32).

29. Les signes en présence présentent ainsi une grande similitude visuelle et une identité phonétique et conceptuelle générant des ressemblances d’ensemble.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

30. La dénomination NASA commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure apparait distinctive au regard des produits en cause.

31. En outre, cette dénomination apparait dominante dans le signe contesté dès lors la présentation particulière et en couleurs de celui-ci, sans incidence phonétique, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal NASA par lequel le signe sera lu et prononcé.

32. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c. Autres facteurs pertinents

33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

34. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits en cause sont des produits de consommation courante s’adressant ainsi au grand public.

35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

36. En l’espèce, le demandeur soutient que la marque antérieure NASA présente un caractère fortement distinctif par rapport aux produits qu’elle couvre, à savoir les vêtements et chaussures dès lors que ce terme ne constitue en aucun cas la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits, ni ne sert à désigner une de leurs caractéristiques essentielles.

37. Toutefois, l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne suffit pas à conférer automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé de nature à la protéger de façon plus étendue.

38. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal.

d. Appréciation globale du risque de confusion

39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

40. En l’espèce, la faible similarité entre les produits de la marque contestée visés au point 21 et les produits invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par la très forte similitude visuelle ainsi que par l’identité phonétique et conceptuelle des signes en présence.

41. Ainsi, en raison de l’identité des produits cités au point 20, de la faible similarité des produits évoquée au point 21 mais compensée par la grande similarité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

42. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.

C- Sur la répartition des frais

43. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

44. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

45. En l’espèce, le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits attaqués.

46. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.

47. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

 

PAR CES MOTIFS

 

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0163 est reconnue justifiée.

Article 2 : La marque n°19/4515178 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur B C au titre des frais exposés.

 

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque complexe de vêtements incluant le terme NASA a-t-elle été refusée au dépôt ?

La marque complexe de vêtements incluant le terme NASA a été refusée au dépôt car elle porte atteinte à la marque antérieure NASA. En effet, la présence du terme NASA dans la nouvelle marque crée une grande similitude visuelle, phonétique et conceptuelle avec la marque antérieure, qui est bien connue du public.

Cette similitude est renforcée par le fait que les signes en question partagent la même dénomination, ce qui peut induire en erreur le consommateur moyen. Même si la marque contestée présente des éléments figuratifs et des couleurs distincts, ces différences ne suffisent pas à compenser la forte ressemblance entre les deux marques.

Quels sont les critères pour évaluer le risque de confusion entre deux marques ?

L’évaluation du risque de confusion entre deux marques repose sur plusieurs critères, notamment la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause. Il est essentiel de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

De plus, il est important de considérer que le consommateur moyen n’a souvent pas la possibilité de comparer directement les marques, mais doit se fier à l’image qu’il a en mémoire. Le niveau d’attention du consommateur peut également varier selon la catégorie de produits ou services concernés, ce qui influence la perception du risque de confusion.

Comment la nature des produits influence le risque de confusion ?

La nature des produits joue un rôle crucial dans l’évaluation du risque de confusion. Dans le cas présent, les produits en cause sont des produits de consommation courante, ce qui signifie qu’ils s’adressent à un large public. Cela augmente le risque de confusion, car le consommateur moyen peut être moins attentif aux détails des marques.

De plus, la marque antérieure NASA possède un caractère distinctif important, ce qui renforce la probabilité que le public associe les produits de la marque contestée à la marque antérieure. La similarité des produits, notamment les vêtements et les chaussures, accentue encore davantage ce risque de confusion.

Quels éléments distinctifs ont été pris en compte dans l’analyse des marques ?

Dans l’analyse des marques, plusieurs éléments distinctifs ont été pris en compte. La dénomination NASA, qui est commune aux deux marques, est considérée comme l’élément dominant. Cette dénomination est immédiatement perceptible et joue un rôle clé dans la façon dont les consommateurs perçoivent les marques.

Bien que la marque contestée présente des éléments figuratifs et des couleurs, ces aspects ne modifient pas l’impact de la dénomination NASA. Par conséquent, la similitude visuelle et phonétique entre les deux marques est renforcée par la présence de cet élément distinctif, ce qui contribue à l’évaluation globale du risque de confusion.

Quelles sont les conséquences de la décision de nullité de la marque contestée ?

La décision de nullité de la marque contestée a plusieurs conséquences. Tout d’abord, la marque n°19/4515178 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement, ce qui signifie que le titulaire de cette marque ne peut plus l’utiliser pour les produits concernés.

De plus, le titulaire de la marque contestée est condamné à payer une somme de 550 euros au titre des frais exposés par le demandeur. Cette décision souligne l’importance de respecter les droits des marques antérieures et de prévenir les risques de confusion dans l’esprit du public.