L’Essentiel : Dans une affaire récente, la société Converse a échoué à prouver la contrefaçon de ses baskets, malgré des allégations de défauts de fabrication. Le tribunal a souligné l’absence de critères objectifs pour établir ce qu’est une « Converse authentique », la société n’ayant pas fourni de cahier des charges précis. De plus, le principe de l’épuisement des droits a été évoqué, stipulant que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage de celle-ci pour des produits mis sur le marché avec son consentement. Ainsi, la preuve de l’authenticité des produits est essentielle pour contester leur commercialisation.

Lorsqu’une contrefaçon est de grande qualité, le risque existe désormais de ne pas pouvoir prouver la contrefaçon. Dans cette affaire, la société Converse a été déboutée de sa demande de contrefaçon à l’égard de pairs de basquettes Converse commercialisées par un tiers.

Délit de contrefaçon

Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application de l’article 9 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ayant abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, le titulaire de la marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

En l’espèce, la contrefaçon n’a pas été jugée établie. Les défauts de fabrication relevés par la société Converse sur des exemplaires de basquettes commercialisés par un tiers ne pouvaient établir la preuve du défaut d’authenticité des chaussures litigieuses. La société aurait du présenter aux juges une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de contrôle objectifs des chaussures sortant des usines fabriquant des chaussures Converse.

D’une manière générale, le tribunal a précisé qu’il ne disposait pas d’éléments objectifs pour que ces comparaisons soient pertinentes. En effet, aucun élément ne permettant de déterminer avec précision quels sont les critères qui constituent une “Converse authentique”, la société ne versant pas au débat le cahier des charges imposé à ses fabricants. Si pour des raisons de secret de fabrication, cette absence de production est compréhensible, en tout état de cause, la société Converse n’a pas sollicité une mesure d’instruction qui aurait permis dans des conditions respectant la confidentialité de donner ces éléments. Elle ne justifiait pas non plus des conditions dans lesquelles elle faisait respecter son cahier des charges auprès de ses 456 sous traitants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’était pas établi que les paires de chaussures estimées contrefaisantes ne constituaient pas des produits authentiques.

Règle de l’épuisement des droits

Lorsque les produits commercialisés ne sont pas contrefaisants, le titulaire des droits peut se heurter au principe de l’épuisement des droits. En vertu de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, “le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement”.

L’article 13 du règlement sur la marque communautaire contient des dispositions similaires. Ainsi, le droit conféré par la marque française ou communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire son usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire ou un tiers autorisé par lui, comme son licencié. En effet, le consentement à une première commercialisation des produits revêtus de la marque dans l’Etat d’où ils sont importés implique qu’ils peuvent ensuite librement circuler sur le territoire de l’Espace économique européen.

C’est à la partie qui invoque l’épuisement des droits d’en rapporter la preuve. Cependant, la Cour de justice de l’Union européen a dit pour droit dans l’arrêt Van Doren (C54-244/00) que la charge de la preuve doit être aménagée en raison des impératifs de protection de la libre circulation des marchandises lorsque l’importateur parallèle rapporte à titre préalable la preuve d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Dans ces conditions, il appartient au titulaire de la marque de prouver que les produits ont été mis initialement dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’Espace économique européen.

Si la notion d’authenticité du produit n’est pas un critère pour apprécier la contrefaçon, les textes français et communautaires se référant à l’absence de consentement du titulaire de la marque, la mise en œuvre de la règle de l’épuisement des droits implique qu’elle porte sur des produits authentiques, c’est à dire fabriqués en l’espèce sous le contrôle de la société Converse, par ses sous traitants, à défaut ces produits ne pouvant avoir été mis sur le marché européen avec le consentement du titulaire de la marque.

Mots clés : Epuisement des droits

Thème : Epuisement des droits

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une contrefaçon ?

Une contrefaçon se produit lorsque quelqu’un utilise une marque sans autorisation, ce qui porte atteinte aux droits du propriétaire de la marque.

Cela inclut la reproduction ou l’usage d’une marque pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. La contrefaçon peut avoir des conséquences juridiques importantes, notamment des dommages-intérêts et des interdictions de vente.

Les entreprises doivent donc être vigilantes pour protéger leurs marques contre toute utilisation non autorisée.

Pourquoi Converse a-t-elle perdu son procès ?

Converse n’a pas pu prouver que les baskets commercialisées par un tiers étaient contrefaisantes, faute de preuves objectives et d’une procédure de contrôle qualité clairement définie.

Le tribunal a jugé que l’absence de critères clairs pour déterminer ce qui constitue une « Converse authentique » a affaibli la position de la société.

Sans éléments concrets, il est difficile de prouver la contrefaçon, ce qui souligne l’importance d’une documentation rigoureuse.

Quels éléments sont nécessaires pour prouver une contrefaçon ?

Il est essentiel de fournir des preuves objectives et des critères clairs pour établir ce qui constitue un produit authentique.

Cela peut inclure des échantillons de produits, des documents de fabrication, et des témoignages d’experts.

Sans ces éléments, il devient difficile de convaincre un tribunal de l’existence d’une contrefaçon.

Pourquoi est-il important d’avoir un cahier des charges ?

Un cahier des charges permet de définir les standards de qualité et d’authenticité d’un produit, facilitant ainsi la preuve en cas de litige.

Il sert de référence pour les fabricants et aide à garantir que les produits respectent les normes établies par la marque.

En l’absence de ce document, les entreprises peuvent se retrouver en difficulté pour défendre leurs droits.

Qu’est-ce que l’épuisement des droits ?

C’est le principe selon lequel un titulaire de marque ne peut pas interdire la revente de produits qui ont déjà été mis sur le marché avec son consentement.

Cela signifie qu’une fois qu’un produit est vendu, le titulaire de la marque ne peut plus contrôler sa revente dans l’Espace économique européen.

Ce principe vise à favoriser la libre circulation des biens tout en protégeant les droits des consommateurs.

Qui doit prouver l’épuisement des droits ?

C’est à la partie qui invoque l’épuisement des droits d’en rapporter la preuve, mais la charge de la preuve peut être aménagée dans certaines circonstances.

Cela signifie que si une entreprise souhaite revendiquer l’épuisement des droits, elle doit être en mesure de démontrer que le produit a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire de la marque.

Cette preuve peut inclure des factures, des contrats de distribution, ou d’autres documents pertinents.

Comment les entreprises peuvent-elles se protéger contre la contrefaçon ?

Elles doivent établir des procédures de contrôle qualité rigoureuses et documenter leurs standards de fabrication.

Cela inclut la mise en place de systèmes de traçabilité, la formation des employés, et la réalisation d’audits réguliers.

En ayant des processus bien définis, les entreprises peuvent mieux défendre leurs droits en cas de litige.

Quel est l’impact de l’épuisement des droits sur les marques ?

Cela limite la capacité des titulaires de marques à contrôler la revente de leurs produits une fois qu’ils ont été mis sur le marché.

Cette situation peut affecter leur image de marque et leurs ventes, car des produits peuvent être revendus à des prix inférieurs sans leur consentement.

Les entreprises doivent donc être conscientes de ce principe lors de la mise sur le marché de leurs produits.