L’Essentiel : La société Parabole Réunion, titulaire de la marque “I-MESSAGE”, a été déchue de ses droits sur cette marque en raison de l’absence d’exploitation sérieuse pendant cinq ans. Apple Inc. a enregistré la marque “iMessage” pour des services de messagerie, soutenant que Parabole n’exploitait pas sa marque en dehors de l’île de la Réunion. Le tribunal a précisé que la déchéance ne s’applique pas à une marque française en fonction de l’étendue de son exploitation, mais que Parabole conserve des droits pour des services de transfert de données, distincts de ceux d’Apple.

La société Parabole Réunion a pour activité l’édition de chaînes audiovisuelles généralistes. Elle diffuse sur plusieurs territoires d’outre mer des émissions de télévision par bouquets par l’intermédiaire d’un satellite. Elle est titulaire de la marque verbale française “I-MESSAGE” pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41. La société Apple Inc. a effectué auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque verbale communautaire “IMESSAGE” pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 42.

Estimant que le dépôt de la marque à la Pomme et l’utilisation du signe MESSAGE par la société Apple Inc. pour le lancement d’une nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation IOS 5 utilisé sur iPod, iPhone et iPad permettant à l’utilisateur de recevoir et d’adresser des messages sans coût supplémentaire de l’opérateur téléphonique, constituaient des actes de contrefaçon de la marque antérieure “I-MESSAGE”, la société Parabole Réunion a fait dresser un procès-verbal de constat sur le site internet www.apple.com.

En défense, la société Apple Inc. soutenait que la société Parabole Réunion n’exploitait pas sa marque française “I-MESSAGE” sur une partie substantielle du territoire français, c’est à dire en dehors de l’Ile de la Réunion et de ses environs, et que les pièces fournies par la société Parabole Réunion ne suffisaient pas à rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse pendant les cinq dernières années.

Déchéance des droits sur la marque

La société Parabole Réunion a été déchue de ses droits sur la marque verbale française “I-MESSAGE” pour les “appareils de télécommunication “ (classe 9), les “télécommunications, services de transmission d’informations par voie télématique ou par internet, services rendus par une chaîne de télévision à savoir diffusion de programmes et d’émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne “.

Aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’alinéa 3 de cet article précise que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Le dernier alinéa dudit article prévoit que la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article et qu’elle a un effet absolu.

La notion de “partie substantielle du territoire sur lequel la marque est protégée “ est applicable à l’examen d’une demande de déchéance de droits sur une marque communautaire et non d’une marque française car la propriété d’une marque régulièrement déposée en France est absolue sur l’ensemble du territoire et la loi ne pose aucune exigence quant à l’étendue du territoire sur lequel s’effectue l’exploitation du moment que cette exploitation a lieu en France.

La société Parabole Réunion reste toutefois investie du droit d’exploiter la dénomination I-MESSAGE pour désigner des services de “transfert de données “ et de “communication audiovisuelle” (classe 38). Il s’agit des services permettant à un utilisateur de recevoir, de consulter et d’effacer, sur son écran de télévision, des messages personnalisés tels que des programmes exceptionnels à ne pas manquer ou la participation à des jeux concours ou jeux sms. Il ne s’agit pas d’un service de messagerie permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux mais d’un service permettant l’envoi sur l’écran de télévision, par la société Parabole Réunion, d’informations ou de données à l’utilisateur ayant souscrit un abonnement à un bouquet de chaînes de télévision et de radio diffusées par l’intermédiaire d’un satellite.

Pour rappel, un service de télécommunication doit s’entendre d’un service permettant une communication à distance entre les utilisateurs car sinon il s’agit d’un service de transmission d’informations et non de communication. En conclusion, lors du dépôt d’une marque, il convient de ne pas confondre l’exploitation d’un service de télécommunication d’un service audiovisuel (qui juridiquement s’analysent comme des secteurs d’activités distincts).

Droits de la société Apple

La société Apple Inc. a donc été autorisée à utiliser la dénomination “iMessage” pour désigner un service de messagerie permettant aux utilisateurs d’iPad, d’iPhone ou iPod, de communiquer entre eux en envoyant des textes, photos, vidéos, lieux et contacts. Il ne s’agit pas d’un service identique ni même similaire aux services de transfert de données et de communication audiovisuelle car il n’a pas pour objet d’envoyer à l’utilisateur sur son écran de télévision ou de téléphone des informations déterminées par l’exploitant ou un de ses prestataires mais de permettre à un utilisateur de communiquer avec un autre utilisateur de ce service.

Le service proposé par la société Apple Inc. sous la dénomination “iMessage” et les services de “transfert de données “ et “de communication audiovisuelle “ n’ont dès lors pas la même fonction de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles d’être rattachés par la clientèle à la même origine.

Mots clés : Decheance de marque

Thème : Decheance de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 22 mai 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la déchéance de marque ?

La déchéance de marque est un concept juridique fondamental dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle se produit lorsque le titulaire d’une marque ne l’utilise pas de manière sérieuse pendant une période déterminée, généralement de cinq ans.

Cette inaction peut entraîner la perte de ses droits sur la marque. La déchéance vise à éviter que des marques soient enregistrées sans être effectivement utilisées, ce qui pourrait créer une confusion sur le marché et nuire à la concurrence.

Ainsi, la déchéance de marque est un mécanisme qui encourage les titulaires à exploiter activement leurs marques pour maintenir leurs droits.

Qui a la charge de la preuve en cas de déchéance ?

Dans le cadre d’une procédure de déchéance de marque, la charge de la preuve incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Cela signifie que c’est à ce titulaire de démontrer qu’il a utilisé sa marque de manière sérieuse durant la période de cinq ans précédant la demande de déchéance.

Cette exigence de preuve est cruciale, car elle permet d’évaluer si la marque a été exploitée de manière suffisante pour justifier le maintien des droits. Si le titulaire ne peut pas fournir de preuves convaincantes de l’utilisation de sa marque, il risque de perdre ses droits.

Quelle est la différence entre un service de télécommunication et un service audiovisuel ?

La distinction entre un service de télécommunication et un service audiovisuel est essentielle dans le contexte de la propriété intellectuelle. Un service de télécommunication permet une communication à distance entre utilisateurs, facilitant l’échange d’informations en temps réel, comme les appels téléphoniques ou les messages instantanés.

En revanche, un service audiovisuel concerne la transmission d’informations ou de données à un utilisateur, souvent sous forme de contenu vidéo ou audio, sans interaction directe entre les utilisateurs. Par exemple, la diffusion de programmes de télévision est un service audiovisuel, tandis que l’envoi de messages via une application de messagerie est un service de télécommunication.

Parabole Réunion peut-elle encore utiliser « I-MESSAGE » ?

Oui, malgré la déchéance de ses droits sur la marque « I-MESSAGE », Parabole Réunion conserve le droit d’utiliser cette dénomination pour des services de transfert de données et de communication audiovisuelle.

Cependant, il est important de noter que cette utilisation est limitée et ne peut pas inclure des services de messagerie permettant la communication directe entre utilisateurs. Par conséquent, bien que Parabole Réunion puisse continuer à exploiter certains aspects de la marque, elle doit se conformer aux restrictions imposées par la décision de déchéance.

Quels sont les droits de la société Apple ?

Apple Inc. a été autorisée à utiliser la dénomination « iMessage » pour son service de messagerie, qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages, photos et vidéos entre eux. Ce service est fondamentalement différent de celui proposé par Parabole Réunion, car il ne s’agit pas d’un service de transmission d’informations, mais d’une plateforme de communication interactive entre utilisateurs.

Cette distinction est cruciale, car elle souligne que les services offerts par Apple ne se chevauchent pas avec ceux de Parabole Réunion, ce qui a joué un rôle dans la décision du tribunal concernant la déchéance de la marque « I-MESSAGE ».

Conclusion sur le cas de Parabole Réunion et Apple Inc.

Le cas de Parabole Réunion contre Apple Inc. illustre les complexités de la déchéance de marque et l’importance de l’exploitation sérieuse d’une marque pour maintenir ses droits.

Il met également en lumière la nécessité de comprendre les distinctions entre différents types de services dans le domaine de la propriété intellectuelle. En fin de compte, ce litige rappelle aux titulaires de marques l’importance de l’utilisation active de leurs marques pour éviter la déchéance et la perte de droits associés.