L’Essentiel : Le licencié exclusif d’une marque peut s’opposer à la vente de ses produits sur des sites de ventes privées, considérant cela comme une contrefaçon. Le TGI de Paris a statué que la mise en circulation de produits authentiques sans autorisation, en dehors d’un réseau de distribution sélective, constitue un acte de contrefaçon. Même en cas d’épuisement des droits, le titulaire de la marque peut interdire la commercialisation si celle-ci nuit à son image. Dans une affaire, Bazarchic a été condamné pour avoir vendu des chaussures de luxe sans valorisation adéquate, entraînant des dommages-intérêts de 30 000 euros.

Protection d’un réseau de distribution sélective

Le licencié exclusif d’une marque est-il en droit de s’opposer à la vente de ses produits sur les sites de ventes privées / soldeurs de luxe ? La vente en ligne en dehors du réseau de distribution du licencié exclusif constitue-t-elle une contrefaçon ?

A ces questions, le TGI de Paris a répondu qu’indépendamment du principe de l’épuisement des droits, constitue un acte de contrefaçon par usage le fait pour une société de vente en ligne de mettre en circulation des produits authentiques sans l’autorisation du propriétaire de la marque, lorsque ce dernier a mis en place un réseau de distribution sélective pour préserver l’image de sa marque.

Droit d’agir du licencié exclusif

Par défaut, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Le même principe est applicable en matière de marque communautaire : l’article 22 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 pose que « sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’une marque communautaire qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié ».

Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.  Sur requête d’une des parties, l’octroi ou le transfert d’une licence de marque communautaire est inscrit au registre de marques et publié.

Atteinte à l’image de la marque et des produits

Même en cas d’épuisement des droits, l’article L. 713-4 alinéa 2 du CPI permet au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

L’usage illicite est constitué dans l’hypothèse où la présentation du produit authentique est telle qu’elle peut nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire et qu’un tel motif légitime peut résulter de conditions de commercialisation du produit authentique qui ne respectent pas l’image de la marque.

Vente en ligne dévalorisante

En l’espèce, la société de vente en ligne Bazarchic a proposé à la vente en ligne plusieurs modèles de chaussures de luxe, à prix soldés, tous les modèles étant présentés alignés côte à côte, sans aucune mise en valeur, et sans préciser le caractère récent ou ancien du modèle.

La société propriétaire de la marque justifiait avoir d’une part, souhaité mettre en place un réseau de distribution sélective et d’autre part, avoir engagé des frais importants pour assurer la publicité de ses modèles vendus sous sa marque sous licence exclusive. Selon contrat de prestation de service, la promotion de la marque auprès des médias était ciblée avec la  recherche d’une certaine notoriété par la mise en valeur des produits, soit dans des revues aux côtés de marques de luxe, soit dans des suppléments « spécial Luxe » de magazines grand public (Le Figaro Madame), soit en faisant porter les produits de la marque (chaussures) par des actrices célèbres.

Les ventes en cause, hors circuit de distribution sélective, ont été qualifiées de contrefaçons (30 000 euros à titre de dommages-intérêts contre le site de vente en ligne).

Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Le licencié exclusif peut-il s’opposer à la vente de ses produits sur des sites de ventes privées ?

Le licencié exclusif d’une marque a le droit de s’opposer à la vente de ses produits sur des sites de ventes privées ou soldeurs de luxe.

Cette opposition est fondée sur le principe de l’épuisement des droits, qui ne s’applique pas dans ce contexte. En effet, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris a statué que la mise en circulation de produits authentiques sans l’autorisation du propriétaire de la marque constitue un acte de contrefaçon,

surtout lorsque le propriétaire a établi un réseau de distribution sélective pour protéger l’image de sa marque. Cela signifie que la vente en ligne en dehors de ce réseau peut être considérée comme une atteinte à la réputation de la marque.

Qui peut engager une action en contrefaçon ?

En principe, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Cependant, le licencié exclusif a également le droit d’agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire dans le contrat de licence.

Cela signifie que si le titulaire de la marque ne prend pas de mesures après une mise en demeure, le licencié peut alors engager une procédure.

Ce principe est également applicable aux marques communautaires, comme le stipule l’article 22 du Règlement CE n°207/2009. Ce texte précise que le licencié ne peut agir qu’avec le consentement du titulaire, sauf si ce dernier n’agit pas dans un délai approprié après mise en demeure.

Quelles sont les conditions pour s’opposer à la commercialisation d’un produit ?

L’article L. 713-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) permet au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation, même en cas d’épuisement des droits, s’il justifie de motifs légitimes.

Ces motifs peuvent inclure des modifications ou altérations de l’état des produits.

L’usage illicite est caractérisé lorsque la présentation du produit authentique nuit à la réputation de la marque. Cela peut se produire si les conditions de commercialisation ne respectent pas l’image de la marque, ce qui peut justifier une opposition.

Comment la vente en ligne peut-elle dévaloriser une marque ?

Dans le cas de la société de vente en ligne Bazarchic, plusieurs modèles de chaussures de luxe ont été proposés à des prix soldés, sans mise en valeur ni indication sur leur caractère récent ou ancien.

La société propriétaire de la marque a justifié sa position en expliquant qu’elle avait mis en place un réseau de distribution sélective et avait investi des sommes importantes pour promouvoir ses produits.

La promotion ciblée visait à renforcer la notoriété de la marque, en utilisant des médias de luxe et en faisant porter les produits par des célébrités. Les ventes hors du circuit de distribution sélective ont été qualifiées de contrefaçons, entraînant des dommages-intérêts de 30 000 euros contre le site de vente en ligne.

Quelles sont les conséquences d’une vente en ligne non autorisée ?

Les conséquences d’une vente en ligne non autorisée peuvent être significatives. Dans le cas de Bazarchic, la vente de produits en dehors du réseau de distribution sélective a été jugée comme une contrefaçon.

Cela a conduit à une décision du TGI de Paris, qui a imposé des dommages-intérêts de 30 000 euros.

Cette décision souligne l’importance pour les titulaires de marques de protéger leur image et leur réseau de distribution, en prenant des mesures contre les ventes qui pourraient nuire à leur réputation. Les licenciés exclusifs doivent donc être vigilants et prêts à agir pour défendre leurs droits.