L’Essentiel : La demande d’enregistrement de la marque « IMESSAGE » par Apple a été rejetée par l’INPI, confirmée par les tribunaux. Le directeur général a estimé que le signe était phonétiquement identique à « e-message », ce qui le rendait dépourvu de caractère distinctif. La société n’a pas réussi à prouver que « IMESSAGE » avait acquis une distinctivité par l’usage, condition essentielle pour un enregistrement. De plus, bien que Apple ait tenté de faire valoir l’appartenance à une famille de marques, la jurisprudence a écarté cette possibilité, soulignant que la majorité de ses marques commencent par un ‘i’ minuscule.

Refus de dépôt de marque

Avant tout dépôt de marque, il convient d’évaluer le risque de distinctivité d’une marque. Cette distinctivité peut toutefois être acquise par l’usage mais nécessite alors de présenter la  preuve d’un usage continu, intense et de longue durée.   La décision du directeur général de l’INPI rejetant la demande d’enregistrement faite par la  société Apple, sur la dénomination « IMESSAGE » a été confirmée par les tribunaux.  La société avait déposé une demande d’enregistrement sur le signe verbal « IMESSAGE » pour les logiciels et la publicité.

E-message c/ Imessage

Le directeur général de l’INPI a refusé le dépôt au motif qu’il était phonétiquement identique à l’expression « e-message », comprise par le consommateur pertinent comme désignant un message électronique. Ce signe ne remplissait donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service. Ce signe était également dépourvu de caractère distinctif.

Distinctivité d’une marque

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article L. 711-2 du CPI, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.  La demande d’enregistrement d’une marque est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque.

Famille de marques

La société Apple a opposé en vain l’appartenance du signe en question à une famille de marques à préfixe ‘I’ déposées et exploitées de manière intensive et jouissant d’une renommée à l’échelle planétaire pour les produits et services en cause (IPAD, IPOD, IPHONE, IMAC, IBOOKS, ITUNES…). Pour autant que la notion de famille de marques puisse être utilement prise en compte pour l’appréciation de la validité d’un signe déposé à titre de marque, comme en l’espèce de l’appréciation de son caractère distinctif (la jurisprudence européenne, TPIUE, 24 novembre 2015, Aff. T-190/15, conduit toutefois à écarter cette possibilité), une grande partie des marques de la société Apple débutent par un ‘i’ minuscule, distinct du ‘I’ majuscule.

Critère de l’usage

La société Apple n’a pas non plus établi l’acquisition du caractère distinctif du signe « IMESSAGE » par l’usage. Il est de jurisprudence constante que l’acquisition du caractère par l’usage suppose la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée du signe constituant la marque et ce, à titre de marque, de sorte que ce signe est connu et identifié par une partie significative du public pertinent intéressé par les produits et services qu’il propose.

Cette preuve peut être apportée, entre autres, par la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque  (CJUE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee). S’agissant d’une demande d’enregistrement de marque française, le public pertinent est le public français. Le  déposant doit également prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant le dépôt de la demande d’enregistrement (CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank, Banco Santander et Santander Consumer Bank).

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la demande d’enregistrement de la marque « IMESSAGE » par Apple a-t-elle été rejetée ?

La demande d’enregistrement de la marque « IMESSAGE » par la société Apple a été rejetée par le directeur général de l’INPI pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le signe « IMESSAGE » a été jugé phonétiquement identique à « e-message », une expression que le consommateur comprend comme désignant un message électronique.

Cette similarité a conduit à la conclusion que le signe ne remplissait pas la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services.

En outre, le signe a été considéré comme dépourvu de caractère distinctif, ce qui est un critère fondamental pour l’enregistrement d’une marque.

Qu’est-ce que la distinctivité d’une marque ?

La distinctivité d’une marque est un concept clé en droit des marques. Elle se réfère à la capacité d’un signe à identifier et à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Selon l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), les signes qui peuvent désigner une caractéristique du produit ou du service, comme la qualité, la quantité ou la provenance géographique, sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.

Ainsi, pour qu’une marque soit enregistrée, elle doit être capable de remplir cette fonction d’identification. Si un signe ne peut pas constituer une marque, la demande d’enregistrement sera rejetée, en totalité ou en partie.

Comment la notion de famille de marques a-t-elle été appliquée dans le cas d’Apple ?

Dans le cas d’Apple, la société a tenté de faire valoir que le signe « IMESSAGE » appartenait à une famille de marques à préfixe ‘I’, telles que « IPAD », « IPOD », « IPHONE », etc.

Cependant, cette argumentation a été rejetée. Bien que la notion de famille de marques puisse être pertinente pour évaluer la validité d’un signe, la jurisprudence européenne a conduit à écarter cette possibilité dans ce contexte.

De plus, une grande partie des marques d’Apple commence par un ‘i’ minuscule, ce qui est distinct du ‘I’ majuscule utilisé dans « IMESSAGE ». Cela a également joué un rôle dans la décision de rejet.

Quelles sont les conditions pour qu’une marque acquière un caractère distinctif par l’usage ?

Pour qu’une marque acquière un caractère distinctif par l’usage, il est nécessaire de prouver un usage continu, intense et de longue durée du signe en question.

Cette preuve doit démontrer que le signe est connu et identifié par une partie significative du public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs intéressés par les produits ou services associés.

Les éléments pouvant servir de preuve incluent la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage, ainsi que les investissements réalisés pour sa promotion.

Il est également crucial que cette acquisition de caractère distinctif ait eu lieu avant le dépôt de la demande d’enregistrement.