L’Essentiel : En cas de résiliation d’une licence de marque, le licencié peut invoquer la déchéance de la marque pour continuer à utiliser le signe concerné. Dans une affaire, un licencié a réussi à faire valoir cette déchéance après que le titulaire de la marque « FRESH’ALP » n’ait pas démontré un usage sérieux de celle-ci pendant cinq ans. La juridiction a conclu que l’utilisation de la marque à titre d’enseigne ne suffisait pas à justifier un usage sérieux. Ainsi, le licencié a pu continuer à utiliser la marque sans risquer de contrefaçon, même après la résiliation de la licence.

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

En cas de résiliation de licence de marque, le licencié peut, en moyen de défense, soulever la déchéance de la marque afin de continuer à exploiter le signe en cause. [/well]

Licence exclusive et gratuite d’exploitation de marque

Le titulaire d’une marque a donné en location- gérance à un licencié, sa branche d’activité de distribution et de commerce de gros de produits alimentaires, assortie d’une licence exclusive et gratuite d’exploitation de la marque « FRESH’ALP ». La licence a été consentie pour une durée indéterminée, et chacune des parties pouvait y mettre fin en notifiant sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis réception, moyennant un préavis de six mois.  Il était aussi prévu qu’au terme de ce délai de préavis, le licencié devait cesser toute utilisation de la marque, faute de quoi il commettrait des actes de contrefaçon, et qu’à l’expiration de la licence il serait tenu dans le délai d’un mois de modifier sa dénomination sociale. Ce contrat de licence a été inscrit au registre national des marques.

Action en déchéance de marque

Suite à la résiliation de sa licence, le licencié a soulevé, avec succès, la déchéance des droits du concédant. Selon l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour  les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ;  l’usage sérieux suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance ;  l’usage sérieux suppose donc l’utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services visés dans l’enregistrement ;  le délai de cinq ans prévu par l’article L.714-5 doit être décompté, quand la marque n’a jamais été exploitée, à compter de la publication de la marque au BOPI ; est assimilé à un tel usage celui qui est fait avec le consentement du propriétaire de la marque. La preuve de l’exploitation de la marque, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Exploitation à titre d’enseigne

La juridiction a considéré que le concédant avait uniquement fait usage de la marque concédée à titre d’enseigne, et non pas d’une utilisation pour désigner les produits visés dans l’enregistrement ;  dans ces conditions, ce denier ne justifiait pas d’un usage sérieux de sa marque durant le délai de cinq ans prévu par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Le contrat de licence de marque stipulait que le licencié déploierait tous les efforts requis en vue de l’exploitation optimale de la marque sous licence, et qu’il accomplirait tous actes de publicité nécessaires en vue de la mise en valeur optimale des produits et services couverts par ladite marque. Toutefois, le juste motif prévu par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle suppose un obstacle sérieux, de fait ou de droit, extérieur à la sphère d’influence du titulaire de la marque et qui a empêché son exploitation (preuve non rapportée en l’espèce). Les juges ont donc prononcé la déchéance, de la marque « FRESH’ALP » en sorte qu’aucune contrefaçon ne pouvait être reprochée au licencié pour avoir continué à l’utiliser, notamment à titre de dénomination sociale.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une licence de marque et quelles en sont les caractéristiques principales ?

Une licence de marque est un contrat par lequel le titulaire d’une marque (le concédant) autorise un tiers (le licencié) à utiliser sa marque pour des produits ou services spécifiques.

Dans le cas présenté, le titulaire a accordé une licence exclusive et gratuite d’exploitation de la marque « FRESH’ALP » à un licencié pour la distribution et le commerce de gros de produits alimentaires.

Cette licence est consentie pour une durée indéterminée, ce qui signifie qu’elle n’a pas de date d’expiration fixe.

Chaque partie peut mettre fin à la licence en notifiant sa décision par lettre recommandée avec un préavis de six mois.

Il est également stipulé que, à l’issue de ce préavis, le licencié doit cesser toute utilisation de la marque, sous peine de contrefaçon.

En outre, le licencié doit modifier sa dénomination sociale dans un délai d’un mois après l’expiration de la licence.

Ce contrat est inscrit au registre national des marques, ce qui lui confère une certaine légitimité et protection juridique.

Quelles sont les conditions de déchéance des droits sur une marque ?

La déchéance des droits sur une marque est régie par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cet article stipule qu’un propriétaire de marque peut perdre ses droits si, sans justes motifs, il n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

L’usage sérieux implique que la marque soit exploitée de manière à garantir l’identité d’origine d’un produit ou service, permettant ainsi aux consommateurs de la distinguer des autres.

Il est important de noter que le délai de cinq ans commence à courir à partir de la publication de la marque au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) si la marque n’a jamais été exploitée.

De plus, l’usage fait avec le consentement du propriétaire est également considéré comme un usage sérieux.

La charge de la preuve de l’exploitation de la marque incombe au propriétaire dont la déchéance est demandée, ce qui signifie qu’il doit démontrer qu’il a effectivement utilisé la marque.

Comment la juridiction a-t-elle interprété l’usage de la marque dans ce cas ?

Dans cette affaire, la juridiction a constaté que le concédant n’avait utilisé la marque « FRESH’ALP » qu’à titre d’enseigne, sans l’utiliser pour désigner les produits visés dans l’enregistrement.

Cette distinction est cruciale, car l’usage à titre d’enseigne ne constitue pas un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Le contrat de licence stipulait que le licencié devait déployer tous les efforts nécessaires pour optimiser l’exploitation de la marque, y compris des actes de publicité.

Cependant, pour qu’un juste motif soit reconnu, il doit s’agir d’un obstacle sérieux, extérieur à la sphère d’influence du titulaire de la marque, qui a empêché son exploitation.

Dans ce cas, la preuve d’un tel obstacle n’a pas été rapportée, ce qui a conduit les juges à prononcer la déchéance de la marque.

Ainsi, le licencié a pu continuer à utiliser la marque sans risquer de contrefaçon, notamment en tant que dénomination sociale.

Quelles sont les implications de la déchéance de la marque pour le licencié ?

La déchéance de la marque a des implications significatives pour le licencié.

En premier lieu, cela signifie que le licencié peut continuer à utiliser le signe « FRESH’ALP » sans craindre d’être accusé de contrefaçon, car la protection juridique de la marque a été annulée.

Cela lui permet de maintenir sa dénomination sociale et d’exploiter les produits ou services associés à cette marque sans restrictions légales.

De plus, la déchéance de la marque peut également ouvrir la voie à d’autres acteurs du marché, qui pourraient être intéressés par l’utilisation de la même marque, maintenant qu’elle n’est plus protégée.

Cependant, le licencié doit rester vigilant, car l’absence de protection de la marque peut également entraîner des risques de confusion pour les consommateurs, qui pourraient associer d’autres produits à la marque « FRESH’ALP ».

Enfin, le licencié doit être conscient que, même si la déchéance lui permet d’utiliser la marque, cela ne lui confère pas de droits exclusifs sur celle-ci, ce qui pourrait poser des problèmes si d’autres entités décident d’utiliser le même signe.