L’Essentiel : L’usage de la marque « Chapelier » par la société poursuivie n’a pas été considéré comme une contrefaçon, car il était toujours intégré dans des phrases en anglais et non apposé de manière isolée sur les produits. Les sacs litigieux portaient exclusivement la marque US POLO ASSN, ce qui évitait toute confusion pour le consommateur. Le terme « Chapelier » était utilisé comme référence produit, sans indiquer l’origine des marchandises. Ainsi, l’usage de ce signe n’atteint pas la fonction essentielle des marques, qui est de garantir la provenance des produits, conformément aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Affaire Hervé Chapelier

L’usage non autorisé de la marque d’un tiers (« Chapelier »)  suppose que ladite marque soit apposée de façon visible. Il est ainsi possible d’ajouter la marque d’un tiers sur des conditionnements / étiquettes si celle-ci se fond dans un ensemble. La CJUE (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion, aff. C-291/00) a déjà considéré qu’un signe est identique à la marque s’il reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

Absence de contrefaçon

En l’espèce, le signe CHAPELIER n’a pas été utilisé seul par la société poursuivie pour contrefaçon mais toujours dans des locutions en anglais (“LIFE IS COLOR MEDIUM CHAPELIER ORANGE NAVY”, “LIFE IS COLOR MEDIUM CHAPELIER Orange/Marine”, “US POLO ASSN Life Is Color Medium Chapelier”) et n’a pas été apposé sur les sacs litigieux qui supportaient exclusivement la marque US POLO ASSN.

Marque et référence de produit

Le terme CHAPELIER accolé au mot “MEDIUM” ou à des codes-barres sur des étiquettes révèle que le signe a été utilisé à titre de référence pour commercialiser des produits et non comme indicateur de l’origine des produits ; le consommateur mis en  présence du signe incriminé lors d’un achat sur les deux sites internet de la société SPARTOO ou lors de la réception de colis contenant les sacs commandés ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits qu’il a commandés et acquis, clairement marqués US POLO ASSN.  Le signe CHAPELIER n’a donc pas été utilisé à titre de marque, l’usage qui en a été fait n’étant pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle

Pour rappel, l’article L. 713-2 du CPI interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque française, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque française reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article L. 713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque française, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application de l’article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère également à son titulaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment, a)

d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du publie, le risque de confusion comprenant le risque d’association entre le signe et la marque.  En vertu de cet article, il peut notamment être interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins et d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

La CJUE (12 juin 2008, aff. C-533106, 02 Holdings Ltd) a également considéré que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque en application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que si 4 conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Télécharger la décision 1 

Télécharger la décision 2

Télécharger la décision 3

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que l’affaire Hervé Chapelier implique concernant l’usage de la marque ?

L’affaire Hervé Chapelier traite de l’usage non autorisé de la marque « Chapelier ». Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait contrefaçon, la marque doit être apposée de manière visible.

Cela signifie que l’utilisation de la marque d’un tiers sur des étiquettes ou des conditionnements est acceptable si elle se fond dans un ensemble plus large. La CJUE a précisé que si un signe reproduit tous les éléments d’une marque sans modification, il est considéré comme identique à celle-ci.

Ainsi, l’usage de la marque doit être évalué dans son contexte pour déterminer s’il y a contrefaçon.

Pourquoi la société poursuivie n’a-t-elle pas été reconnue coupable de contrefaçon ?

La société poursuivie n’a pas été reconnue coupable de contrefaçon car le signe « CHAPELIER » n’a pas été utilisé seul.

Il a été intégré dans des phrases en anglais, telles que « LIFE IS COLOR MEDIUM CHAPELIER ORANGE NAVY », et n’a pas été apposé sur les sacs litigieux, qui portaient uniquement la marque US POLO ASSN.

Cela indique que le signe n’était pas utilisé comme une marque autonome, mais plutôt comme une référence dans un contexte commercial spécifique.

Comment le terme « CHAPELIER » a-t-il été utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits ?

Le terme « CHAPELIER » a été utilisé en association avec le mot « MEDIUM » et des codes-barres sur des étiquettes, ce qui indique qu’il servait de référence pour la commercialisation des produits.

Cela signifie que le consommateur, lorsqu’il était confronté à ce terme lors de l’achat, pouvait clairement identifier l’origine des produits comme étant US POLO ASSN.

L’usage du terme n’a donc pas altéré la fonction essentielle des marques, qui est de garantir la provenance des produits.

Quels sont les articles du code de la propriété intellectuelle pertinents dans cette affaire ?

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction ou l’usage d’une marque française sans l’autorisation du propriétaire.

Cet article stipule que même l’adjonction de mots tels que « formule » ou « méthode » ne permet pas d’échapper à cette interdiction.

De plus, l’article L. 713-3 précise que la reproduction d’une marque est interdite si cela peut créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ces articles sont cruciaux pour évaluer les cas de contrefaçon et les droits des titulaires de marques.

Quelles conditions doivent être réunies pour qu’un usage d’une marque soit considéré comme contrefaisant ?

Pour qu’un usage d’une marque soit considéré comme contrefaisant, quatre conditions doivent être réunies :

1. L’usage doit se faire dans la vie des affaires.
2. L’usage doit être sans le consentement du titulaire de la marque.
3. L’usage doit concerner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
4. L’usage doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir la provenance des produits.

Ces conditions sont essentielles pour déterminer si un acte constitue une contrefaçon au sens du droit de la propriété intellectuelle.