Marques de certification : la contrefaçon par emails

Utiliser dans ses emails commerciaux une marque de certification sans être certifié est une contrefaçon.

La société AED a fait usage dans sa communication commerciale de marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, causant une atteinte à la fonction essentielle de ces marques, et ce sans y être autorisée, ce qui caractérise des actes de contrefaçon.

Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement 2017/1001 qui dispose : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (…)”

L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée).

→ Les points essentiels

Sur les actes de contrefaçon

La société AED a fait usage dans sa communication commerciale des marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, causant une atteinte à la fonction essentielle de ces marques, et ce sans y être autorisée, ce qui caractérise des actes de contrefaçon.

Sur les mesures de réparation

L’usage des marques par la société AED a causé un préjudice moral à l’association Qualit’Enr et a détourné les investissements réalisés pour sa publicité. Le tribunal fixe le préjudice à 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. La demande de publication de l’association Qualif’enr est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de la société AED est rejetée. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Dispositions finales

La société AED est condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – 1.500 euros à l’association Qualit’enr pour dommages et intérêts
– 3.500 euros à l’association Qualit’enr au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Frais de justice à la charge de la société Action energy et développement

– Article 9 du règlement 2017/1001
– Article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle
– Article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle
– Article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
– Article 32-1 du code de procédure civile
– Article 1240 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile

Texte de l’article 9 du règlement 2017/1001:
« L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; »

Texte de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle:
« L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur. »

Texte de l’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle:
« L’article L. 716-4-10 du même code est applicable aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. »

Texte de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle:
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »

Texte de l’article 32-1 du code de procédure civile:
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Texte de l’article 1240 du code civil:
« Le droit d’agir peut dégénérer en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« La société AED qui succombe est condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS
– Maître Emmanuel BOUKRIS