Liquidation de société : la déchéance de marque encourue

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (…)”.

La procédure judiciaire en déchéance est prévue par l’article L. 716-3 du même code et l’article L. 716-3-1 prévoit que : “La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”.

L’article L. 716-3 précise “L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée”.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à la lumière de laquelle ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, Leno Merken BV, C-149/11, point 29).

L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, Luna international ltd, T-454/11, point 29).

→ Les points essentiels

Sur la demande reconventionnelle en irrecevabilité de la demande en contrefaçon et déchéance de la marque Romeo pour défaut d’usage sérieux

Les demanderesses font valoir que l’usage sérieux de la marque est démontré par :- le fait que le personnel de la société Romeo n’a été licencié qu’en 2019 et celui du magasin [Localité 8] qu’en 2021 ;
– le fait que le protocole d’accord entre héritiers du 20 septembre 2019 évoque une faible activité ;
– la persistance en 2020 du site internet <[07].com> dont l’objet est de promouvoir les activités de décoration intérieure et le mobilier Romeo, correspondant aux produits et services de la marque, et qui se fait l’écho de diverses publications (AD Collector, Elle Décoration, Architectural Digest, Vogue) contenant des publicités de la Marque Romeo dont l’une (AD collector “the best of design 2017”) est de 2017 ;
– la vente volontaire du mobilier Romeo en novembre 2020 par la société Artcurial ( 1585 lots vendus pour un total de 1.697.260 euros) ;
– une offre d’achat de la marque en décembre 2022 ;
– l’utilisation d’un camion marqué Romeo pour la livraison de meubles.

M. [S] oppose que :- la société Romeo n’a versé au dossier aucune preuve de l’exploitation effective de la marque Romeo sur les cinq années précédant l’assignation ;
– la société Romeo a périclité à partir de 2007, avec la vente de ses magasins du [Adresse 9] en 2007, 2013 et 2016 et le licenciement du personnel de l’usine Alcyon 2000 qui fabriquait les sièges Romeo en 2014, et n’a plus eu d’activité à compter de la mise sous tutelle de son fondateur en avril 2017, l’usine de fabrication des autres meubles (Ateliers [B] [E]) ayant licencié tous ses salariés en novembre 2017 ;
– l’unique vente de meubles de décembre 2020 est une vente aux enchères des biens de la société Romeo avant liquidation et ne saurait établir un usage sérieux de la marque, c’est-à-dire en vue de maintenir ou créer des parts de marchés au profit des produits ou services en cause ;
– la société Romeo n’est pas propriétaire du nom de domaine <[07].com> ;
– le site du même nom n’est pas un site marchand et il est obsolète ;
– la société Romeo ne défend pas la marque, laissant un véhicule marqué Romeo appartenant à un tiers livrer des meubles dans [Localité 10] ;
– l’offre d’achat de la marque est hypothétique, émane de sa soeur [L] et daterait de décembre 2022, après ses conclusions mentionnant l’absence d’usage sérieux, de sorte qu’elle ne doit pas être prise en considération.

Sur ce,

L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Est irrecevable :1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; (…)

Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis”.

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (…)”.

La procédure judiciaire en déchéance est prévue par l’article L. 716-3 du même code et l’article L. 716-3-1 prévoit que : “La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”.
L’article L. 716-3 précise “L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée”.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à la lumière de laquelle ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, Leno Merken BV, C-149/11, point 29).
L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, Luna international ltd, T-454/11, point 29).

La marque verbale française Romeo a été enregistrée le 9 juillet 1984 pour les produits et services des classes 11, 20, 24 et 42 suivants : – 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires,
– 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau. jonc. osier, corne, os, ivoire, baleine. écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
– 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table,
– 42 : Services de décoration intérieure.

Le titulaire de la marque doit prouver que, à l’issue de la période de grâce soit depuis le 9 juillet 1989, il en a fait un usage sérieux au cours des 5 années précédent la demande en déchéance (ici les conclusions de M. [S] du 9 novembre 2022) pour les produits et services visés l’enregistrement.
La société Romeo ne conteste pas la fermeture des magasins et usines avant 2017 sauf s’agissant du magasin des Champs Elysées dont elle indique que ses salariés n’ont été licenciés qu’en 2021 sans aucune pièce justificative d’une quelconque activité commerciale postérieure à 2017.
Elle justifie d’une vente aux enchères de produits marqués, autorisée par ordonnance du 19 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris dans le cadre des opérations de liquidation du stock et des actifs de la société et effectuée les 9 et 10 novembre 2020, ainsi qu’une recension de cet événement sur le site du 5 novembre 2020 qui évoque la dispersion de “1500 pièces de l’ancienne institution parisienne d’ameublement et de décoration Romeo” précisant que le dernier magasin a fermé en 2015.
Elle verse un extrait du site internet <[07].com> daté de 2020 faisant apparaître la marque Romeo et décrivant l’aventure commerciale de [B] [E] et les projets réalisés par “l’équipe Romeo [B] [E]” ou “l’équipe Romeo royal gallery”, et un article AD collector intitulé “the best of design 2017” daté du 24 août 2017 soit antérieurement à la période au cours de laquelle doit être justifié l’usage sérieux de la marque.
L’offre d’achat de Mme [S] n’est pas connue ni versée aux débats et le courrier de l’administrateur provisoire l’évoquant est daté du 16 décembre 2022, soit postérieurement à la demande de déchéance.
M. [S] verse aux débats plusieurs constats montrant la circulation d’un camion marqué Romeo [B] [E] et un couriel du 4 mai 2022 de la société ARJS confirmant que ce camion a été vendu à un tiers, jugeant “normal qu’il roule avec le nom Romeo si l’acquéreur ne l’a pas changé” et que cette diffusion “renforce la marque”.Cette tolérance de la société Romeo de l’utilisation de la marque par un tiers ayant acheté ce camion fin 2019 ne constitue pas un usage à titre de marque.

Il n’est donc justifié, sur la période de référence, que d’une vente aux enchères des 19 et 20 novembre 2021 destinée à liquider le stock de la société et le maintien d’un site internet <[07].com>.
La vente intervenue pour liquider les stocks de la société après la cessation de toute fabrication depuis 2017 n’avait aucunement pour objet ni pour effet de maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et services Romeo.Quant au site, il n’émane pas de la société Romeo qui n’y est pas mentionnée, et, s’il fait apparaître la marque Romeo, comporte des mentions obsolètes (notamment la présentation de [B] [E] comme président du groupe) et ne fait la promotion d’aucun produit présent ou à venir visé par la marque.
Ces deux seuls éléments isolés ne permettent pas à eux seuls de caractériser une exploitation commerciale de la marque Romeo au regard des usages du secteur économique de l’ameublement et la décoration intérieure.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l’action en nullité de la marque Romeo [I] [E], engagée par la société Romeo sur le seul fondement de l’atteinte à ses droits antérieurs, pour défaut d’usage sérieux de la marque Romeo pendant cinq ans et de constater la déchéance de celle-ci au même motif.
La société Romeo est également déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de cette marque déchue.

Sur la demande en réparation de faits de parasitisme

La société Romeo fait valoir que :- le dépôt de la marque litigieuse par M. [S] démontre sa volonté de tirer profit de la renommée de la marque Romeo et s’immiscer dans son sillage sans rien dépenser pour développer sa propre marque ;
– son préjudice consiste dans l’atteinte à la valeur vénale de la marque Romeo.

M. [S] soutient que :- il n’a commis aucune faute et n’est à l’origine d’aucun préjudice pour la société Romeo qui est une coquille vide sans activité depuis 2017 et sans stock ;
– aucun fait distinct de ceux allégués à l’appui de la demande en contrefaçon n’est invoqué ;
– il n’existe en l’espèce ni faute ni préjudice.

Sur ce,

Est fautif, au sens de l’article 1240 du code civil, le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
La seule valeur économique que la société Romeo reproche à M. [S] d’avoir fautivement accaparée est la renommée de la marque Romeo. Celle-ci étant déchue, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur le parasitisme.

Sur les autres demandes

La société Romeo qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. [S] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Texte de l’Article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle:
“Est irrecevable :1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ; (…) Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis”.

Texte de l’Article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle:
“Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (…)”.

Texte de l’Article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle:
“La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”.

Texte de l’Article L.716-3-1 du code de la propriété intellectuelle:
“La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”.

Texte de l’Article 1240 du code civil:
Est fautif, au sens de l’article 1240 du code civil, le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

Texte de l’Article 700 du code de procédure civile:
La société Romeo qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. [S] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.