Avant de déposer votre marque ou enregistrer la dénomination sociale de votre société, attention à vérifier la disponibilité du signe. Par ailleurs, une marque déposée qui n’est pas exploitée peut être frappée de déchéance passé le délai de cinq années suivant sa date de dépôt.
Affaire Direct Pare Brise
La société Direct Pare Brise exploite un site internet accessible à l’adresse www.directparebrise.fr et une page Facebook “Direct Pare Brise” depuis l’automne 2016, elle a déposé le 22 février 2017 et enregistrée sous le numéro 17/4340236 la marque verbale Direct Pare Brise pour désigner des produits de classe 12 et 37.
Le 23 décembre 2020, la société Direct pare-brise a présenté une demande en déchéance contre la marque Direct Pare-brise au motif qu’il n’en aurait pas été fait un usage sérieux.
Cette demande en déchéance a été rejetée.
L’usage sérieux de la marque
Pour justifier de l’usage de sa marque Direct Pare-Brise la société Mega produit des plaquettes publicitaires et tracts de garages partenaires pour les années 2013 à 2020 sur lesquels est apposée la marque semi figurative Direct Pare-Brise.
Elle produit également des bons à tirer de vignettes personnalisées et vignettes de garages partenaires, des bons de commande datés et signés de six garagistes portant sur la commande de packs «’Direct Pare-Brise’», des captures d’écran des sites de 8 garages faisant tous apparaître en première page la marque Direct Pare Brise, la date de création des sites étant apparente et correspondant à la période pertinente d’exploitation et enfin des factures d’hébergement des sites des différents garages, adressées à M. [O] [U], gérant de la société Mega.
Les exemplaires des magazines Autologistes mag et Après-vente Auto communiqués portent sur la période 2013 à 2021′; ces journaux procèdent à des études comparatives des services rendus par les garagistes du réseau Direct Pare Brise avec ceux d’autres spécialistes des réparations sur pare-brise.
Ces documents confirment que l’activité poursuivie par les garagistes franchisés porte bien sur le remplacement et la réparation de pare-brise et de leurs accessoires. Il est ainsi attesté qu’il n’est pas fait un usage symbolique de la marque, celle-ci ayant pour objectif de faire connaître les services du réseau en vue de son développement.
La recherche du développement de la marque auprès du public au travers des supports publicitaires diffusés par les garages adhérents étant démontrée, se trouve également démontrée que l’usage de la marque par les tiers est faite avec le consentement du titulaire de celle-ci, ce que confirme par ailleurs les factures de création des mini-sites internet des garages, réglées par M. [U] dirigeant de la société Mega.
Ces éléments pris dans leur ensemble concourent à démontrer par leur diversité, par leur ancienneté l’usage continu de la marque en direction des professionnels mais aussi des consommateurs, les factures, les bons à tirer justifient de l’usage de la marque pendant la période pertinentes et sont étayés par les captures d’écran et les documents publicitaires.
Il est donc établi d’une usage en France de la marque Direct Pare-Brise, peu importe que cet usage soit établi dans un seul département français et que le réseau de garages partenaires soit peu développé dès lors que cet usage est sérieux et continu et qu’il est également démontré un développement de l’activité.
Enfin si le signe peut apparaître sous des formes modifiées notamment sous sa seule forme verbale, cet usage n’altère pas le caractère distinctif de la marque qui réside essentiellement dans sa dimension verbale significative des produits proposés.
Les classes de produits concernées
L’ensemble de ces documents attestent bien d’une utilisation constante et sérieuse de la marque pour les produits de’:
Classe 12 «’dispositifs anti-éblouissants pour véhicules, stores (pare-soleil) pour automobiles, pare-brise, essuie-glace, vitre de véhicules’», puisque la société mega fournit des «’pack’» de remplacement de vitres et pare-brise
Classe 35 «’Services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, aide à la direction et à la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que les services d’agences de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), traitement administratif de commande d’achats, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développement d’un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour automobiles et en équipements de garages, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), aide aux entreprises commerciales ou industrielles dans la conduite de leurs affaires, location de distributeurs automatiques, location de matériel publicitaire, publicité, services de sous-traitance (assistance commerciale), vente au détail ou en gros de pare-brise, de vitres de véhicules, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, de stores (pare-soleil) pour automobiles ou d’essuie-glace » par l’assistance à la création de sites internet, la fourniture de supports de communication et l’assistance dans le choix des fournisseurs
Classe 37 « Installation, remplacement, réparation et pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, informations en matière d’installation, de remplacement, de réparation ou de pose de pare-brise ou de vitres de véhicules, location d’outils et de matériels (à savoir machines pour garages), entretien et réparation d’automobiles, lavage d’automobiles, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) à l’exception du remorquage », la démonstration de cet usage sérieux de ces services découle de l’usage sérieux pour les produits des classes 12 et 35.
Les conditions de la déchéance de marque
Selon l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle : “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.”
En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.
L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée et qu’elle peut être apportée par tous moyens.
L’article R.716-6 1° du même code précise : ‘(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance.
La preuve de l’usage
La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
C’est l’appréciation globale des éléments soumis à la cour qui doit permettre de déterminer l’usage sérieux et constant de la marque pour la période d’exploitation en cause.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.
Les preuves d’usage doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque c’est à dire conformément à sa fonction essentielle.
Est assimilé à l’usage sérieux selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle l’usage fait de la marque avec le consentement du titulaire, y compris lorsqu’il s’agit d’un usage de la marque sous une forme modifiée dès lors que cette modification n’en altère pas le caractère distinctif.