La déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.
Action en contrefaçon de marque
Dans cette affaire, le titulaire de la marque française semi-figurative « Saint Germain » pour désigner, en classes 30, 32 et 33, notamment les boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs, vins et spiritueux, extraits ou essences alcooliques, a obtenu gain de cause.
Ayant appris que la société Cooper International Spirits distribuait une liqueur de sureau sous la dénomination « St-Germain », fabriquée par la société St Dalfour et un sous-traitant de cette dernière, la société Etablissements Gabriel Boudier, le titulaire de la marque a assigné ces trois sociétés en contrefaçon de marque.
Ayant été déchu de ses droits sur la marque « Saint Germain », le titulaire de la marque a maintenu ses demandes pour la période non couverte par la prescription et antérieure à la déchéance.
Selon une lecture combinée des articles L. 713-3, b) et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Est sanctionné par la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la déchéance ne pouvant prendre effet avant l’expiration de ce délai.
Préjudice antérieur à la déchéance de marque
Répondant à une question préjudicielle, la CJUE, par un arrêt du 26 mars 2020 (Cooper International Spirits e. a., C-622/18), a considéré que l’article 5 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, laisse aux États membres la faculté de permettre au titulaire d’une marque déchu de ses droits, de réclamer une indemnisation de son préjudice en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque.
A cet égard, la CJUE a précisé qu’il convenait d’apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque, l’étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l’enregistrement de la marque et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période.
Par conséquent, la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.
Exploitation réelle
Par ailleurs, la Cour de cassation a censuré les juges du fond d’avoir exclu un usage sérieux de la marque « Saint Germain » alors que le titulaire de la marque produisait plusieurs pièces comptables, datées de la période litigieuse, portant la mention « St-Germain » et relatives à la vente de bouteilles d’alcool sous cette dénomination.