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En pratiquant une saisie-contrefaçon hors du ressort territorial spécial du tribunal judiciaire, l’huissier instrumentaire et sa mandante ont violé les termes de l’autorisation judiciaire (nullité des constats eu égard à cet excès de pouvoir).

Nos conseils :

1. Il est recommandé de fournir une attestation du commissaire aux comptes indiquant la marge sur coût variable applicable à la fabrication d’un tabouret ‘Tam Tam’ de modèle Krystal en 2015, ainsi que les bilans 2015 et 2016 accompagnés de leurs annexes, pour permettre de vérifier le calcul des gains manqués et de la perte subie.

2. Attention à démontrer des faits distincts à l’appui de l’action en concurrence déloyale, en plus de ceux invoqués pour l’action en contrefaçon, pour éviter le rejet de la demande.

3. Il est recommandé de prendre en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits d’auteur, y compris le manque à gagner et la perte subie, pour fixer les dommages et intérêts consécutifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale.

Un constat d’huissier (achat de contrefaçon) annulé se trouve dépourvu de force probante, sauf à consacrer l’excès de pouvoir.

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 02 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

La nullité du procès-verbal de constat d’achat d’un article argué contrefaisant est encouru dès lors que cet achat dépasse en effet la simple constatation matérielle, quand même l’officier ministériel s’abstiendrait-il d’émettre un avis sur les conséquences de fait ou de droit de son constat, et caractérise partant la violation de l’article 1 de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et l’excès de pouvoir, dont la sanction réside dans l’annulation de l’acte, sans qu’il soit besoin que l’irrégularité cause grief.

Des plans de Villas sont protégés dès lors qu’ils sont originaux, des ressemblances ne suffisent pas à elles seules à établir la contrefaçon.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.

Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.

Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait.

Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est-à-dire de justifier que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Nos conseils :

1. Attention à bien caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée pour pouvoir se prévaloir des droits d’auteur, en justifiant que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

2. Il est recommandé de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable en procédant à des constatations de fait, afin de déterminer en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur.

3. Il est conseillé de démontrer de manière claire et précise les faits de contrefaçon, en mettant en évidence les similarités entre les oeuvres en cause et en prouvant que l’imitation ou la reproduction est avérée, pour pouvoir obtenir gain de cause dans une action en justice.

Aux termes des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile la date de notification d’un acte, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé à l’étranger est, à l’égard de celui qui procède, la date d’expédition de l’acte par l’ huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut la date de réception par le parquet compétent.

L’émetteur de l’acte étant français le réglement renvoie à l’application implicite de ces dispositions.

Dans cette affaire, l’assignation a bien été transmise dans les délais impartis, seule la date de la transmission étant à prendre en compte. Le juge des référés a constaté que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction dans les délais fixés par l’ordonnance.

Enfin s’agissant d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les dispositions des articles 643 suivant ne sont pas applicables en référé.

En la cause, les sociétés Allergan produisent un acte de commissaire de justice d’attestation de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en date du 1er mars 2023 à 12h10.

Aux termes de cet acte le commissaire de justice atteste avoir accompli les formalités prévues par le règlement susvisé et avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise en Bulgarie le formulaire prévu par l’article 8§2 du règlement dûment complété et un projet d’acte d’assignation en référé rétractation d’heure à heure. Le projet d’acte est destiné à être signifié ou notifié à la société Business and Contracting Commerce située à Sofia en Bulgarie dont l’adresse figure sur l’acte. Cette adresse est la même que celle figurant sur l’acte de déclaration d’appel.

La cession gratuite des droits affirmée de façon lapidaire n’emporte pas cession des droits.

Si un email fait état d’une cession gratuite de droits d’auteur par un graphiste, cette déclaration permet de s’interroger à juste titre sur une éventuelle cession de ses droits et corrobore a contrario l’existence même de ses droits : il apparaît qu’au regard du caractère lapidaire et imprécis de cette déclaration faite par message électronique, il ne peut en être tiré de conséquence quant à une cession des droits, notamment au regard des conditions de forme posées notamment par l’article L.131-2 code de la propriété intellectuelle relative à la cession des droits.

En l’absence de cessionnaire, une société liquidée judiciairement s’expose à voir sa marque tombée en déchéance après cinq années sans exploitation. N’importe qui peut donc redéposer ladite marque et l’exploiter.

L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; (…)”.

La procédure judiciaire en déchéance est prévue par l’article L. 716-3 du même code et l’article L. 716-3-1 prévoit que : “La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens”.

L’article L. 716-3 précise “L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée”.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à la lumière de laquelle ces dispositions nationales doivent être appréciées, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, Leno Merken BV, C-149/11, point 29).

L’usage de la marque doit être constaté pour les produits et services visés à son enregistrement. Il ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs témoignant d’une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné (TUE 19 avril 2013, Luna international ltd, T-454/11, point 29).

La cession de parts sociales d’un associé n’emporte pas cession de la licence d’utiliser la marque concédée à sa société.

Compte tenu du caractère “intuitu personae”, l’autorisation d’exploiter une marque peut ne bénéficie exclusivement qu’à la personne morale contrôlée par l’associé.

L’importation de produits contrefaisants peut être assortie d’une mesure de déstruction.

Selon l’article L 713-3-2, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 716-4-4, est interdite l’introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d’un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d’un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.

En l’espèce la saisie douanière de contrefaçon a porté sur 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim Premium”, 1 920 carnets de papier à rouler avec filtres portant le signe “OCB Slim Premium + FILTERS” et 2 500 carnets de papier à rouler portant le signe “OCB Slim VIRGIN PAPER”.

En application de l’article L 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, la juridiction a ordonné la destruction des carnets “OCB Slim Premium”, “OCB Slim Premium + FILTERS” et “ OCB Slim VIRGIN PAPER” contrefaisants mis en retenue par les douanes,

La contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement. Elle s’apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences.

En application de l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans.

L’article R. 513-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la prorogation d’un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l’article L .513-1 résulte d’une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par la décision mentionnées à l’article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles. La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.

Nos conseils :

1. Attention à la validité de vos titres de propriété intellectuelle: assurez-vous de régler régulièrement les redevances pour maintenir la protection de vos modèles déposés.

2. Il est recommandé de prouver la nouveauté de vos modèles en comparant de manière globale les caractéristiques avec les modèles antérieurement divulgués, afin de renforcer votre position en cas de litige pour contrefaçon.

3. Soyez vigilant quant à la contrefaçon de vos modèles et veillez à ce que les caractéristiques protégées soient respectées, en vous appuyant sur les reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement pour établir la similitude avec les produits concurrents.

Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque, que si les quatre conditions suivantes sont réunies :

– cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;

– il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ;

– il doit être fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, et

– il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (CJCE, 11 septembre 2007, Céline SARL c. Céline SA, C-17/06, point 16).

Interprétant les dispositions similaires du précédent règlement, la CJCE a dit pour droit que l’existence d’un risque de confusion, lequel comprend un risque d’association dans l’esprit du public concerné, s’apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, mais également de l’identité et de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement (CJCE, Sabel BV c. Puma, 11 novembre 1997, C-251/95).

Le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire a été codifié à droit constant par le règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, puis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne qui, aux termes de l’article 9 paragraphe 2, dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…).

Ces dispositions sont équivalentes à celles de l’article 5 paragraphe 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui a codifié la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et dont le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne.

Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Selon l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.

Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, Bimbo c. OHMI, 8 mai 2014, C-591/12, points 21-23, 33 et 34).

En l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).

Il appartient toujours au tribunal d’apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises

En application de l’article L.716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de marque peut être prouvée par tous moyens.

Il en résulte que la contrefaçon de marque peut notamment l’être par des captures d’écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante (voir en ce sens, pour une contrefaçon de logiciel, Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2021, n°20-22.048).

Face à une contradiction totale de deux décision du fond attribuant et refusant en même temps la titularité de droits d’auteur, la Cour de cassation ne peut que prononcer une annulation pour déni de justice.

Il résulte de l’article 618 du code de procédure civile que lorsque deux décisions non susceptibles d’un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d’un pourvoi unique.

La contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, qui doit s’apprécier en fonction de leurs dispositifs respectifs et non de leurs motifs, se trouve caractérisée lorsque ces décisions sont inconciliables dans leur exécution. Si la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l’une des décisions ou, s’il y a lieu, les deux.

Par l’arrêt du 11 février 2011, la cour d’appel a dit que la société Impexit était titulaire de droits d’auteur sur un modèle de marmotte en peluche et fait interdiction sous astreinte à la société Alligator de fabriquer, importer, exposer et vendre la marmotte en peluche.

Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal judiciaire a dit que la marmotte en peluche était une oeuvre originale de la société Alligator et qu’elle était titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre.

Du rapprochement de ces deux décisions, il résulte tout à la fois que la société Alligator est titulaire des droits d’auteur sur le modèle de marmotte et qu’elle ne l’est pas.

Ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice (annulation de l’arrêt par la Cour de cassation).

Le seul fait d’immatriculer une société sous une certaine dénomination n’est pas, en soi, un usage de cette dénomination dans le but de distinguer des produits ou services, et il n’est donc pas à lui seul susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque : il s’agit d’un acte dont l’effet est strictement juridique, qui ne caractérise pas en soi l’existence d’une activité, et il ne peut être présumé que, du seul fait qu’une société existe, elle est exploitée.

Aux termes de l’article L.713-3 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

L’expression “faire usage” d’un signe doit donc être entendue comme désignant l’emploi du signe dans le but de distinguer des produits ou des services, c’est-à-dire comme portant atteinte ou étant susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, ce qui est en définitive la condition du droit exclusif (voir CJUE, 25 juillet 2018, Mitsubishi, C-129/17, point 34).
Les termes “usage” et “dans la vie des affaires” ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils visent uniquement les relations immédiates entre un commerçant et un consommateur et, en particulier, qu’il y a usage d’un signe identique à la marque lorsque l’opérateur économique concerné utilise ce signe dans le cadre de sa propre communication commerciale (voir arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a., C-379/14, points 40 et 41) ou lorsque son usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (voir TUE, 3 mars 2016, Ugly Inc. c/ OHMI et Group Lottuss Corp., T-778/14, point 28)

Une société, qui par hypothèse connait son activité et qui, comme toute personne, n’est pas censée ignorer la loi, au besoin en recourant à l’assistance d’un professionnel, dispose de tous les éléments pour se rendre compte du caractère injustifié des sommes qui lui sont réclamées par la SPRE.

Certes, dans certaines hypothèses, la jurisprudence a pu estimer que la qualification juridique était trop incertaine pour permettre à celui dont la créance dépendait de cette qualification d’agir avant que celle-ci soit établie par un jugement (ainsi jugé implicitement, en matière de contrefaçon : Cass. 1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266, point 8), mais tel n’est manifestement pas le cas du simple choix entre la catégorie des cafés et restaurants sonorisés ou celle des bars et restaurants à ambiance musicale.

Nos Conseils :

1. Attention à bien vérifier les barèmes et les catégories d’établissements applicables avant de payer des redevances, afin d’éviter tout paiement indû et de pouvoir éventuellement demander une restitution.

2. Il est recommandé de conserver une trace écrite de toute correspondance avec des tiers concernant des litiges juridiques, afin de pouvoir prouver les démarches entreprises en cas de contentieux ultérieur.

3. Il est conseillé de réagir rapidement et de manière diligente en cas de demande d’explications ou de contestation de facturation, afin d’éviter tout risque de préjudice lié à un manque de réactivité.

Faute de similitude entre les services pour lesquels les marques sont enregistrées et ceux pour lesquels les signes litigieux sont utilisés, il ne peut y avoir d’atteinte à ces marques que par atteinte à leur renommée.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée).

Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé :

« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. »

L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne).

Une enseigne lumineuse originale est éligible à la protection du droit d’auteur.

L’oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1 selon lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

En application de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les oeuvres de l’esprit sont protégées quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L. 112-2, 10° du même code vise spécialement les oeuvres appliquées, éligibles à la protection du droit d’auteur.

La protection conférée par le droit d’auteur ne peut s’appliquer à la forme d’une œuvre de l’esprit qu’à condition que cette dernière ne soit pas entièrement dictée par sa fonction. Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

L’originalité d’une œuvre de l’esprit doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent ; elle peut résulter de la combinaison d’éléments connus lorsque celle-ci est inédite et traduit un effort créatif (Cass. Civ. 1ère, 20 mars 2001, pourvoi n° 99-13.713 ; Cass. Com., 17 mars 2004, pourvoi n°03-18.067 ; Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.334 ; Cass. Civ.1ère, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.390 ; Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2018, pourvoi n° 16-23.214).

1. Attention à bien démontrer l’originalité de votre œuvre de l’esprit en identifiant les éléments qui la rendent unique et qui portent votre empreinte personnelle. Cela est essentiel pour revendiquer la protection du droit d’auteur.

2. Il est recommandé de prouver la contrefaçon en mettant en évidence les ressemblances significatives entre votre œuvre et celle reproduite sans autorisation. Les différences mineures ne suffisent pas à écarter le caractère illicite de la reproduction.

3. Lorsque vous réclamez des dommages et intérêts, veillez à distinguer clairement les différents postes de préjudice (manque à gagner, préjudice moral, bénéfices indus) pour une indemnisation juste et adaptée à la nature du préjudice subi.

Les dispositions de l’article L 713-6 II du Code de la propriété intellectuelle qui prévoient la coexistence d’une marque avec un signe distinctif antérieur de portée locale sont limitées au nom commercial, l’enseigne et le nom de domaine, et ne s’appliquent pas au nom d’une association assimilable à une dénomination sociale.

Les dispositions de l’article L 713-1 aliéna 2, si elles consacrent le principe de non rétroactivité du dépôt de marque, n’ont pas pour effet de conférer au titulaire de droits antérieurs une protection excédant celle prévue par les articles L 711-3 et L 713-6.

Les dispositions de l’article L 711-3 s’appliquent au nom d’une association qui, comme la dénomination sociale d’une société, permet d’identifier la personne morale.

L’absence de versements de droits à l’auteur depuis plusieurs mois justifient l’allocation d’une provision en référé.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ne peut y avoir de contrefaçon de dessins et modèles en l’absence d’une même impression générale d’ensemble. Il en va de même en l’absence de nouveauté.

Selon les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, est assurée s’il est nouveau, c’est-à-dire qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement ; et présente un caractère individuel, c’est-à-dire que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement.

Selon son article 5,  » (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants « .

Selon son article 10  » 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. / 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle « .

Selon l’article 11, le dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne.

Selon l’article 19,  » 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. / 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (…) « .

L’utilisateur averti est défini par la jurisprudence de l’Union européenne comme étant doté non pas d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (cf CJUE, 20 octobre 2011 – PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, C-281/10 point 53).

Utiliser dans ses emails commerciaux une marque de certification sans être certifié est une contrefaçon.

La société AED a fait usage dans sa communication commerciale de marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, causant une atteinte à la fonction essentielle de ces marques, et ce sans y être autorisée, ce qui caractérise des actes de contrefaçon.

Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement 2017/1001 qui dispose : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (…)”

L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 17 novembre 2022, Impexeco, C-253/20, point 46 et jurisprudence citée).