Contrefaçon de la marque Ruby

Le tribunal a retenu que la société SPXT (filiale du groupe ayant acquis la marque Ruby) a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le sitelesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, doit être déchu de ses droits sur ladite marque.

Le juste motif, au sens de l’article susvisé, doit s’entendre d’un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable. Constitue un juste motif le fait que la mise en circulation de produits sous la marque aurait entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle entre deux produits de provenance différentes.

En l’espèce, la société Paradise s’est retrouvée dépossédée, sitôt après les avoir acquis, de la propriété et de l’exploitation des noms de domaine «lesaterliersuby.com» et « lesateliersruby.fr ».

En outre, la société SPXT a communiqué auprès du public en se présentant comme la seule entité autorisée à vendre des casques de la marque Ruby, et a continué à commercialiser des casques sous ladite marque, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2015, de sorte que la société Paradise a été contrainte de diligenter la présente action en contrefaçon et interdiction d’usage de la marque, et s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de la marque Ruby et la commercialisation des casques sous cette marque.

Dans le cadre de la procédure collective de la société Studio Pilote, et suivant ordonnance du juge commissaire, le fonds de commerce a été cédé à la société Paradise, comprenant notamment la marque française Ruby n°875 en ce qu’elle désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons », ce transfert de propriété au profit de la société Paradise ayant été inscrit au registre national des marques le 13 avril 2016. C’est par de justes motifs approuvés et adoptés par la cour que le tribunal a notamment dit que ni la société SPXT, ni aucune des filiales de la société Studio Pilote n’a été titulaire ni même cessionnaire de la marque Ruby n° 875.

L’autorisation temporaire d’usage dont la société SPXT bénéficiait en qualité de filiale de la société Studio Pilote avait pris fin le 31 mars 2016, outre qu’une autorisation temporaire d’usage d’une marque n’opère aucun transfert de propriété.

La société Paradise se trouve régulièrement, et sans qu’aucune fraude soit démontrée, titulaire des marques verbales Ruby française n°875 et internationale n°407 depuis le 31 mars 2016 pour les produits de la classe 9 : la société SPXT n’est pas fondée à en revendiquer le transfert à son profit au seul motif que le titre devrait demeurer dans le groupe, la cession de la marque française n°875 et de la marque internationale n°407 ayant été validée par le tribunal de commerce.

→ Les points essentiels

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les chefs du jugement non contestés

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la marque française verbale n° 3 296 875

Sur la titularité de la société Paradise

La société SPXT soutient en substance que la marque Ruby qui lui est opposée a été acquise par la société Paradise en fraude de ses droits, la cession ne pouvant intervenir qu’à son seul profit, en sa qualité de société filiale, en application du contrat de cession partielle du 11 juin 2010 intervenu entre [G] [L] et la société Studio Pilote ; que la société Paradise ne vient pas aux droits de la société Studio pilote liquidée mais a seulement acquis dans le cadre d’une vente de gré à gré quelques éléments d’actifs isolés, et qu’elle n’a pas repris les contrats en cours ; que les transferts des marques opposées n’ont été transcrits au registre des marques que le 13 avril 2016 ; qu’elle est en droit de revendiquer la propriété de cette marque et de la marque internationale Ruby n° 407, avec effet rétroactif au 2 février 2015 et en sollicite le transfert à son profit.

La société FH Diffusion conteste la titularité des droits de la société Paradise sur la marque verbale RUBY, en substance, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société SPXT.

Sur la déchéance de la marque n°875

La société SPXT fait valoir que la société Paradise ne justifie d’aucun motif de non exploitation en ce que c’est elle qui a initié l’action en contrefaçon et a stoppé la production de casques, de sorte qu’elle doit être déchue de ses droits sur la marque n°875.

La société FH fait valoir également en substance que la société Paradise ne justifie pas de justes motifs de non exploitation de sorte qu’elle doit être déclarée déchue de ses droits.

Sur la contrefaçon de la marque

La société SPXT, qui dénie tout droit à la société Paradise, fait valoir qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée ; que la seule pièce produite postérieure au 13 avril 2016 est un procès-verbal du 23 janvier 2019, dont elle oppose en appel la nullité et le caractère non probant compte tenu de ce que la personne ayant passé commande est une des huissières de l’étude qui a diligenté le constat, et que le constat d’achat est incompatible avec une simple constatation matérielle, de sorte qu’il doit être annulé ou jugé dénué de toute force probante.

La société FH Diffusion, faisant valoir que la société Paradise est irrecevable à invoquer la marque compte tenu de la fraude et qu’elle doit en être déchue pour non usage, en déduit qu’en conséquence elle n’a commis aucune contrefaçon.

Sur les noms de domaines www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr>

M. [F] fait valoir que le seul nom de domaine visé par l’ordonnance du juge commissaire était ateliersruby.com ; que la société Paradise qui vient aux droits de la société Studio Pilote dans le cadre d’une cession de gré à gré d’actifs expressément et limitativement énumérés ne saurait donc en aucun cas se prévaloir de quelconques droits sur les noms de domaines lesateliersruby.com et lesateliersruby.fr avant la transaction précitée, signée avec le liquidateur en mars 2016 ; que le transfert des noms de domaine litigieux au profit de M. [F] est intervenu en 2015, soit antérieurement à la prétendue acquisition desdits noms de domaine par la société Paradise ; qu’il a opéré en toute transparence, dans l’intérêt du projet commun Ruby, avant que la société Paradise ne détienne le moindre droit et sur instruction de la société Paradise elle-même.

Sur les dessins et modèles communautaires n° 000181003 et n° 001982505

La société SPXT fait valoir qu’elle s’associe aux développements de la société FH Diffusion relatifs aux casques Gallet et à la fonction de protection de la crête pour demander la nullité du modèle Pavillon pour défaut de caractère nouveau et individuel ; que le modèle Castel doit également être annulé au vu des antériorités produites.

La société FH Diffusion soutient qu’elle présente de nouvelles antériorités en appel relatives à un casque Gallet et à un casque enregistré en Chine dont l’impression d’ensemble ne diffère pas du modèle Pavillon litigieux ; que la présence de la crête sur le casque a un rôle fonctionnel de protection ; que le modèle Pavillon doit donc être annulé.

Sur les mesures de réparation demandées par la société Paradise

La société Athena demande des mesures d’interdiction et à ce que lui soit accordé un droit à l’information.

La société Athena fait valoir que l’ampleur de la contrefaçon est considérable ; que l’atteinte aux investissements humains et financiers que la société Paradise a engagés dans la reprise du fonds de commerce de la société Studio Pilote est caractérisée en ce qu’elle s’est vue privée de l’opportunité de fabriquer et commercialiser les casques sous sa marque Ruby ; qu’il en résulte un manque à gagner et une atteinte à son image de marque ; qu’elle demande en conséquence une somme provisionnelle de 500 000 euros à la société SPXT pour les faits de contrefaçon.

Sur la demande reconventionnelle en dénigrement

La société Paradise demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée pour dénigrement. Elle fait valoir que, au même titre que la société SPXT et M. [M] [F] ont fait part de leur appréciation des faits dans leurs propos publics, et en réponse auxdits propos, c’est à bon droit qu’elle a fait une présentation factuelle et informative de la réalité des faits, à savoir qu’elle est titulaire de droits sur la marque « Ruby » n°875 et que la société SPXT et M. [M] [F] se sont rendus coupables de contrefaçon. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.

La société SPXT et M. [M] [F] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Paradise à leur verser la somme de 10 000 euros à chacun en réparation d’actes de dénigrement commis à leur encontre.

Article 455 du Code de procédure civile:
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle:
En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, doit être déchu de ses droits sur ladite marque. Le juste motif, au sens de l’article susvisé, doit s’entendre d’un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable.

Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945:
Les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations, purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simple renseignement, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.