Déchéance de marque : le point de départ du délai de 5 ans

En application de l’article L. 714-5 susvisé, la période de référence de cinq années permettant d’apprécier la demande en déchéance de marque prend pour point de départ la date de publication de l’enregistrement de marque au BOPI lorsqu’elle n’a jamais été exploitée. Dans le cas inverse, la période court à compter du dernier acte sérieux d’exploitation ou de la date à laquelle la demande en déchéance a été formée retranchée de cinq ans.

1. Attention à l’appréciation de la distinctivité d’une marque au moment du dépôt, en se référant aux règles en vigueur à cette époque. Il est recommandé de prendre en compte la loi applicable jusqu’au 15 décembre 2019 pour évaluer la distinctivité d’une marque.

2. Il est recommandé de préciser de manière claire et sans ambiguïté la période pour laquelle la déchéance d’une marque est poursuivie, ainsi que les preuves d’exploitation à fournir. Une incohérence dans la période d’étude de l’exploitation peut entraîner le rejet de la demande en déchéance.

3. Attention à la caractérisation des faits distincts en cas de demande en concurrence déloyale distincte de la contrefaçon. Il est recommandé de démontrer des éléments distincts justifiant la demande en concurrence déloyale, notamment en cas de rejet de la demande en contrefaçon.

→ Les points essentiels

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de souligner que la compétence de la présente juridiction n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de l’aborder.

De plus, si la société URBASOLAR fait état de sa marque internationale, elle ne s’en prévaut pas, ce qui n’appelle en conséquence aucun développement la concernant.

Sur les demandes en nullité de marque formées à titre reconventionnel

La distinctivité d’une marque, dont la nullité se trouve demandée, s’apprécie au jour du dépôt, ce qui implique de se déterminer au regard des règles en vigueur à cette époque. Les marques URBASOLAR n° 3443573, n°3633051 et n° 4408332, qui font l’objet de la présente demande en nullité, ayant été respectivement déposées en 2006, 2009 et 2017, il convient de se référer à la loi ancienne en vigueur jusqu’au 15 décembre 2019.

Sur la demande en déchéance de marque formée à titre reconventionnel et subsidiaire

L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version ancienne applicable à la cause dispose que :
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Sur la contrefaçon de marque

Il résulte de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;

Sur la nullité des marques semi-figuratives “URBAN SOLAR ENERGY”

L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version ancienne applicable à la cause, dispose que :
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

Sur la concurrence déloyale

Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur.

Sur les mesures complémentaires sollicitées

L’issue du litige s’agissant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale commande de débouter la société URBASOLAR de ses demandes de publication du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Une demande en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur équivalente au dol.

Sur les demandes accessoires

La société URBASOLAR supportera les dépens de l’instance.

Les montants alloués dans cette affaire: – La SAS URBASOLAR est condamnée à payer les entiers dépens de l’instance
– La SAS URBASOLAR est condamnée à payer à la SARL NLG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Code de la propriété intellectuelle

Article L. 711-2: Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Article L. 714-5: Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

– Code civil

Article 1240: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241: Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, cause à autrui un dommage, est tenu de réparer le préjudice.

– Code de la consommation

Article L 121-1: Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
– Maître Jean-Pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES
– Maître Lisa LE STANC de la SCP LE STANC – CARBONNIER