Notion de risque de confusion
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.
Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
Le public pertinent est constitué par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits en litige étant des sacs de gamme moyenne, soit des produits de consommation courante.
Affaire Arsenal Football Club
Pour rappel, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de l’article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.
En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.
Simple reproduction de la marque et risque de confusion
Dès lors, la seule utilisation du signe constituant la marque, qu’il soit reproduit à l’identique ou simplement imité y compris dans un cadre publicitaire, à titre de référence permettant la différenciation des produits commercialisés par une entreprise, leur désignation lors d’une commande et le traitement de celle-ci en interne n’est pas un usage à titre de marque.
En effet, elle ne permet pas au consommateur, qui n’ignore d’ailleurs pas quel site internet il visite ou quelle publicité il observe au regard de la visibilité accordée à la marque (en l’occurrence US POLO ASSN) et l’identité de l’entreprise auprès de laquelle il réalise son acte d’achat sans considération pour la référence sous laquelle le produit est désigné, d’identifier l’origine commerciale du bien qu’il entend acquérir. Un tel usage du signe n’est par nature pas constitutif d’une contrefaçon.
