Référence client : attention à la contrefaçon de marque notoire

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Y compris en présence d’une clause autorisant un prestataire à citer son client, ce dernier peut être sanctionné lorsqu’il abuse de son droit de citation ou titre un « profit indu » des marques notoires de son client.

Affaire Moët Hennessy

La Cour de cassation a censuré les juges du fond d’avoir rejeté les demandes des sociétés du groupe Moët Hennessy fondées sur l’atteinte à leurs marques notoires, au titre de l’abus de citation client par un prestataire ayant réalisé des articles de service, seaux à glace, flûtes, vasques, plateaux, chariots frigos, et coffrets événementiels. Le prestataire avait également reproduit les marques du groupe Moët Hennessy sur des bouteilles dont il n’avait conçu ni la forme ni l’étiquette.

Les juges du fond ont considéré à tort que si le fait de créer des articles de service pour les marques renommées du groupe Moët Hennessy a constitué un avantage pour le prestataire, il n’en a pas tiré un « profit indu ». Selon les juges suprêmes, l’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage d’une marque notoire n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l’atteinte caractérisée.

Citation client : un usage, mais sans abus

Même s’il existe un usage professionnel permettant aux prestataires de présenter, sur internet, les créations qu’ils ont réalisé pour le compte de tiers, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement communautaire 207/2009 du 26 février 2009, les juges doivent apprécier globalement l’existence ou non du profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif d’une marque.

A noter que les contrats relatifs aux marques Moët et Chandon et Hennessy stipulaient expressément la possibilité pour le prestataire de représenter ses créations, selon l’usage en vigueur alors que le contrat relatif à la marque Ruinart précise « sous réserve de l’accord préalable expresse de Ruinart sur le contenu et support de communication envisagé » ; force est de constater que ces contrats consacrent l’usage invoqué en ce qu’il concerne les oeuvres du créateur.

Notion de profit indu

La CJUE (18 juin 2009, L’Oréal c/ Bellure, C-487/07) a déjà jugé que l’existence d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ne présuppose ni l’existence d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère distinctif ou renommée ou, plus généralement, au titulaire de celle-ci et que le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est tiré indûment par ce tiers des dits caractère distinctif ou renommée lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci.

La notion de profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque s’attache, non pas au préjudice subi par la marque, mais à l’avantage tiré par le tiers de l’usage du signe ; elle englobe les cas où, grâce à un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.

Le groupe Moët Hennessy a fait valoir avec succès qu’en utilisant de manière massive et disproportionnée les marques de son groupe (Moët et Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin, Ruinart, Hennessy et Glenmorangie) sur son site internet, sur les réseaux sociaux et dans la signature électronique de ses salariés et en les représentant dans des « carrés-gris », aux côtés d’autres signes concurrents ou incompatibles avec leur image de prestige, le prestataire avait contribué à diminuer leur force d’attraction et à ternir l’image de luxe attachée à ses marques.

Notion de marque renommée

Pour être renommée une marque doit être connue d’une fraction significative de ce public ; l’article 9 du règlement communautaire 207/2009 du 26 février 2009 pose le principe que la marque communautaire confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée i) lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et ii) que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. Il y a atteinte à une marque renommée lorsque l’usage qui en a été fait a été réalisé « pour des produits ou services » ; sans juste motif et qu’il est tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

Privilège des titulaires de marques notoires

Le déposant d’une marque communautaire jouissant d’une renommée est habilité à interdire l’usage par des tiers, dans la vie des affaires, pour des produits ou services, d’un signe identique ou similaire à celle-ci, lorsque cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Afin d’apprécier si l’usage du signe tire indûment profit de la renommée ou du caractère distinctif de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, l’intensité de la renommée de la marque et le degré de similitude entre les signes.  L’existence éventuelle d’un « juste motif » à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée ou du caractère distinctif de la marque.

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