Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est fondé à reconnaître justifiée l’opposition formée par la société KOOKAI à l’encontre de la demande d’enregistrement du signe complexe ‘KK KOKAI’.
Ressemblances prépondérantes
Le directeur de l’INPI a estimé qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, du fait des ressemblances prépondérantes entre les signes au plan visuel et phonétique, la dénomination KOKAI étant distinctive et dominante au sein de la demande contestée, il existait un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné.
Prise en compte des éléments distinctifs et dominants
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en litige conduit à relativiser les différences constatées au plan visuel. En effet, au sein du signe contesté, l’attention du consommateur sera immédiatement appelée sur l’élément verbal KOKAI qui constitue le seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé, les éléments verbaux étant habituellement prédominants dans les marques complexes par rapport aux éléments figuratifs. Cette analyse n’est pas remise en cause en l’espèce, dès lors que le terme KOKAI, s’il n’est pas en position centrale comme le logo composé des lettres K inversées et stylisées, est néanmoins très apparent du fait de la hauteur et de la couleur dorée des lettres qui le composent, et que les lettres K dans le logo ne seront pas immédiatement perceptibles, comme il a été dit.
La circonstance que le logo seul a fait l’objet d’un dépôt distinct, reconnu valable par l’INPI qui l’a enregistré comme marque, est indifférente lorsqu’il s’agit de déterminer l’élément dominant au sein de la marque complexe, seule en cause dans le présent recours.
Comme l’a retenu le directeur général de l’INPI, la présence des éléments figuratifs en couleur dans le signe contesté n’altérera donc pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination KOKAI.
Impression d’ensemble commune
Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes, le terme KOKAI étant quasiment identique au terme KOOKAÏ qui constitue la marque antérieure.
En raison de l’identité et de la similarité des produits concernés, il existe dès lors un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, sur l’origine des marques.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général 20/00436 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBHG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 19-1844
DÉCLARANT AU RECOURS
Monsieur Y X,
Né le […] à […]
De nationalité française
Imprimeur textile
demeurant Cour de l’Union Sacrée n°51,
[…]
Elisant domicile au cabinet GRV Associés, Me Marie Catherine VIGNES 22, […]
[…]
Représenté et assisté de Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme Ruth COHEN-AZIZA, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S. KOOKAI
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 292 994
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 26 avril 2019 par la société KOOKAI à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 523 567 déposée le 9 février 2019 par M. Y X portant sur le signe complexe ‘KK KOKAI’ et a en conséquence rejeté cette demande d’enregistrement ;
Vu le recours formé le 23 décembre 2019 contre cette décision par M. X et ses mémoires transmis les 30 décembre 2019, 23 janvier 2020 et 20 mai 2021 ;
Vu la convocation à l’audience du 25 mai 2021 adressée au directeur général de l’INPI, à M. X et à la société KOOKAI par lettres recommandées adressées le 20 juillet 2020 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 19 mars 2021 ;
Vu le mémoire transmis par la société KOOKAI ;
M. X, la société KOOKAI et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ;
SUR CE :
M. X a déposé, le 9 février 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 523 567 portant sur le signe complexe ‘KK KOKAI’ destiné à distinguer les produits suivants : parapluies et parasols ; porte monnaie ; porte cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Vêtements ; foulards ; chaussures de plage :
Le 26 avril 2019, la société KOOKAI a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant sa marque française verbale ‘KOOKAÏ’ déposée le 11 mai 2001 et renouvelée sous le n° 3099898 les 31 mai 2011 et 7 septembre 2020. Cette marque porte notamment sur les produits suivants : porte cartes (portefeuilles) ; porte monnaie, non en métaux précieux ; sacs, parapluies, parasols ; Vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants ; foulards ; chaussures de plage.
Le directeur de l’INPI a considéré que l’opposition était justifiée et a en conséquence rejeté la demande d’enregistrement pour les produits précités couverts par la demande d’enregistrement. Il a estimé qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, du fait des ressemblances prépondérantes entre les signes au plan visuel et phonétique, la dénomination KOKAI étant distinctive et dominante au sein de la demande contestée, il existait un risque de confusion sur l’origine des marques pour le consommateur concerné.
M. X, requérant, demande à la cour :
— à titre principal, faute du respect du principe du contradictoire par l’INPI, d’annuler la décision rendue le 18 octobre 2019 par le directeur général de l’INPI,
— à titre subsidiaire :
— de juger que la société KOOKAI n’a pas procédé aux formalités de reconnaissance de sa marque auprès des autorités polynésiennes et que son titre n’est pas protégé en Polynésie française,
— en conséquence, de juger son opposition irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— de juger que la marque ‘KK KOKAI’ peut être librement enregistrée et exploitée sur le Territoire de la Polynésie française,
— à titre plus subsidiaire :
— de juger injustifiée l’opposition formée le 26 avril 2019 par la société KOOKAI à l’encontre de la demande de marque n° 4523567 portant sur le signe complexe ‘KK KOKAI’,
— de juger qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en présence, vu que la marque ‘KK KOKAI’ est une marque complexe et que l’élément prédominant de la demande de marque, à savoir son élément figuratif dont le visuel est bien marqué, permet de distinguer nettement les marques entre elles et empêche les consommateurs français de croire à une déclinaison de la marque antérieure ‘KOOKAÏ’,
— en conséquence, d’annuler la décision rendue par le directeur général de l’INPI le 18 octobre 2019
et d’accepter à l’enregistrement la marque ‘KK KOKAI’ pour l’ensemble des produits visés en classes 18 et 25.
Il fait valoir qu’avant la réception de la décision du 18 octobre 2019, il n’a pas eu connaissance de l’opposition formée par la société KOOKAI à l’enregistrement de sa marque, que si la décision indique que l’opposition lui a été notifiée, il n’a jamais reçu copie du mémoire d’opposition de la société KOOKAI et n’a donc pas été en mesure d’y répondre, qu’il a donc été très surpris d’apprendre que la lettre de notification avait été retournée à l’INPI avec la mention ‘non réclamée, retour à l’envoyeur’. Il soutient par ailleurs que depuis la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ce territoire est compétent en matière de droit de propriété industrielle, que dans l’attente de la mise en place d’un système de délivrance et de gestion des titres polynésiens indépendant de la délivrance de titres métropolitains, la Polynésie française a conclu avec l’INPI un accord lui permettant la protection simultanée en France et en Polynésie française des titres de propriété industrielle déposés après de l’INPI, que l’article LP 138 de la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 pose le principe de la reconnaissance des titres antérieurs délivrés par l’INPI, en vertu duquel, la marque verbale ‘KOOKAÏ’, déposée le 11 mai 2001 et renouvelée les 31 mai 2011 et 11 décembre 2020, sans que la société KOOKAI sollicite la reconnaissance de son titre auprès des autorités polynésiennes, n’est pas protégée en Polynésie française, lui-même ayant sollicité cette reconnaissance afin de pouvoir exploiter sa marque sur ce territoire. Sur le fond, il conteste tout risque de confusion entre les signes, faisant valoir que le caractère distinctif de sa marque complexe n’est pas lié au seul terme KOKAI, mais à la marque complexe dans son ensemble, le logo marqué par les initiales ‘KK’, immédiatement perceptible et rapidement mémorisable par le consommateur, et par ailleurs objet d’un dépôt isolé en noir et blanc auprès de l’INPI qui l’a enregistré sans modification et l’a donc considéré comme distinctif en soi, étant l’élément dominant de sa demande de marque. Il argue que les signes se différencient nettement au plan visuel du fait, dans la marque antérieure, de la double lettre O en élément d’attaque et de l’ajout d’un tréma, très rare en France, sur le I final, et de la forte stylisation de la demande de marque caractérisée par la présence du logo prédominant par sa taille et sa position d’attaque et des deux lettres K, le signe étant lu KK puis KOKAI et non KOKAI seulement, alors que l’élément verbal KOKAI, en lettres fines et placé en bas du signe, attirera moins l’attention ;il explique qu’au plan phonétique, les signes se différencient par le son KK en position d’attaque, absent de la marque antérieure, et du son O (OU dans la marque antérieure), la marque antérieure comportant en outre 3 syllabes (KOU-KA-Ï) alors que le signe contesté n’en comprend que deux. Il en déduit que malgré l’identité de produits, il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs.
La société KOOKAI demande à la cour :
— de juger que M. X est mal fondé en son recours,
— de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision du directeur général de l’INPI,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant siennes les observations du directeur général de l’INPI, elle conteste l’argumentation du requérante relative au non respect par l’INPI des règles de notification et à l’irrecevabilité de son opposition et argue que le risque de confusion entre les marques est évident et très élevé, au regard du caractère distinctif et dominant du terme KOKAI, quasiment identique à la marque antérieure KOOKAÏ et de la proximité phonétiques des deux signes.
Le directeur général de l’INPI observe que le principe du contradictoire a été respecté par la notification de l’opposition adressée au déposant qui a été invité à faire valoir ses arguments, que le
présent recours oppose deux marques françaises qui confèrent à leurs titulaires une protection sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion de la Polynésie française qui bénéficie désormais de son propre système de protection, que l’INPI a fait une exacte application des critères d’appréciation du risque de confusion en procédant à une appréciation globale des marques en présence, fondée sur l’impression d’ensemble qu’elles suscitent sur le consommateur, mais également en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et que c’est à bon droit que l’Institut a considéré qu’il existait, en l’espèce, un risque évident de confusion entre les marques en cause qui ont en commun une séquence verbale distinctive extrêmement proche.
Sur la procédure
Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure suivie devant l’INPI
Selon l’article R712-16 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, l’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement et un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter ses observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire.
En l’espèce, le directeur général de l’INPI justifie que le 3 mai 2019, l’INPI a régulièrement notifié l’opposition de la société KOOKAI à M. X, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que cette lettre de notification, envoyée à l’adresse à Papeete indiquée par M. X dans son formulaire de dépôt, a été retournée avec la mention ‘non réclamé – retour à l’envoyeur’.
L’absence de retrait d’une lettre recommandée ne l’empêchant pas de produire ses effets, M. X ne peut soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu à son égard.
Sa demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI de ce chef ne pourra donc prospérer.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société KOOKAI
Il est constant que le présent recours concerne deux marques françaises, même si la demande de marque déposée par M. X a fait, comme il l’indique, l’objet d’une demande d’extension pour le territoire de la Polynésie française au moment de son dépôt.
Il s’en déduit que l’absence de demande de reconnaissance par la société KOOKAI de sa marque auprès des autorités polynésiennes est sans incidence sur la recevabilité de l’opposition que cette dernière a formée à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée par M. X.
La demande de M. X tendant à ce que l’opposition de la société KOOKAI soit jugée irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière, sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
La décision du directeur général de l’INPI n’est pas contestée en ce qu’elle retient que les produits désignés par la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
L’examen du recours ne portera donc que sur la comparaison des signes.
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des
marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement les signes en litige diffèrent en ce que la marque antérieure est une marque verbale consistant en la seule dénomination KOOKAÏ, qui possède la lettre O doublée en son centre, alors que le signe contesté est un signe complexe, déposé en couleur, composé d’éléments figuratifs – un carré bleu avec un trait doré sur le pourtour ; la double lettre K présentée sous une forme stylisée et inversée (la première lettre à l’envers et la seconde à l’endroit) et en couleur dorée en son centre – et de l’élément verbal KOKAI en lettres dorées, apposé dans le bas du carré bleu. Ils se rapprochent toutefois en ce que les deux éléments verbaux sont d’une longueur très proche (6 lettres dans la marque antérieure / 5 lettres dans le signe contesté) et ont en commun 5 lettres placées dans le même ordre (K, O, K, A et I) et la répétition de la lettre K, inhabituelle en français.
Phonétiquement, comme le relève le directeur de l’INPI dans sa décision, les signes possèdent le même rythme en deux temps et comportent des sonorités d’attaque et finales très proches (KOU / KO ; KAÏ /KAI). Le requérant ne peut être suivi quand il affirme que le signe contesté sera prononcé KK KOKAI et non pas seulement KOKAI, les lettres K dans le logo, inversées et reliées entre elles par un cercle interrompu en deux endroits, n’étant en effet pas immédiatement perceptibles, même si le consommateur est habitué à lire des initiales ou acronymes présents au sein de grandes marques, de luxe notamment, pas plus que quand il prétend que la marque antérieure se prononce, en raison du tréma placé derrière une voyelle, en trois syllabes (KOU-KA-Ï).
Conceptuellement, les signes n’ont pas de signification particulière.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en litige conduit à relativiser les différences constatées au plan visuel. En effet, au sein du signe contesté, l’attention du consommateur sera immédiatement appelée sur l’élément verbal KOKAI qui constitue le seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé, les éléments verbaux étant habituellement prédominants dans les marques complexes par rapport aux éléments figuratifs. Cette analyse n’est pas remise en cause en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, dès lors que le terme KOKAI, s’il n’est pas en position centrale comme le logo composé des lettres K inversées et stylisées, est néanmoins très apparent du fait de la hauteur et de la couleur dorée des lettres qui le composent, et que les lettres K dans le logo ne seront pas immédiatement perceptibles, comme il a été dit. La circonstance que le logo seul a fait l’objet d’un dépôt distinct, reconnu valable par l’INPI qui l’a enregistré comme marque, est indifférente lorsqu’il s’agit de déterminer l’élément dominant au sein de la marque complexe, seule en cause dans le présent recours.
Comme l’a retenu le directeur général de l’INPI, la présence des éléments figuratifs en couleur dans le signe contesté n’altérera donc pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination KOKAI.
Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes, le terme KOKAI étant quasiment identique au terme KOOKAÏ qui constitue la marque antérieure.
En raison de l’identité et de la similarité des produits concernés, il existe dès lors un risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, sur l’origine des marques.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours formé par M. X à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société KOOKAI sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Rejette le recours formé par M. Y X contre la décision du directeur général de l’INPI du 18 octobre 2019,
Rejette la demande formée par la société KOOKAI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à M. X, à la société KOOKAI et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE