22-1134 27 juillet 2022 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A S a déposé le 23 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 828 764 portant sur le signe verbal ICECOOL SAINT-TROPEZ.
Le 9 mars 2022, la société ICE IP S.A., société de droit belge, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination ICE, déposée le 23 août 2019, et enregistrée sous le n°018113387.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 20 avril 2022 sous le n°22-1134. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « montres, bracelets, chaînes et boîtiers de montres, Écrins et étuis pour l’horlogerie, Horloges, réveil e-matin, Chronomètres à arrêt, Chronographes, Parures [bijouterie], Breloques pour la bijouterie, Médail es et médail ons, Insignes et Amulettes [bijouterie], Bagues, Boucles d’oreil es, bracelets et broches, Chaînes, col iers, Perles [bijouterie], Figurines [statuettes] en métaux précieux, Boutons de manchette, épingles de cravates, Épingles à 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
chapeau, Articles de bijouterie pour la chapel erie, Articles de bijouterie pour chaussures; Porte-clés de fantaisie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits en cause.
Les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, que ce soit à un degré fort ou faible, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ICECOOL SAINT-TROPEZ.
La marque antérieure porte sur la dénomination ICE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’un tiret, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.
Ces signes ont en commun le terme ICE, en position d’attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Ces signes diffèrent par la présence des termes finaux COOL SAINT-TROPEZ au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences.
En effet, le terme ICE apparaît distinctif au regard des produits en cause.
Dans le signe contesté, il n’est pas contesté que le terme ICE présente un caractère dominant, de par sa position d’attaque, et dès lors que, comme l’invoque l’opposant, le terme COOL est susceptible d’évoquer le style « décontracté » des produits en cause, et que les termes SAINT-TROPEZ sont susceptibles d’évoquer le lieu de fabrication ou de commercialisation des produits en cause.
Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme ICE au sein du signe contesté.
Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique.
Le signe verbal contesté ICECOOL SAINT-TROPEZ est similaire à la dénomination antérieure ICE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque la « grande notoriété » de la marque antérieure, et fournit de nombreux documents démontrant la renommée de la marque antérieure pour des montres, qu’il convient de la prendre en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, conjugués à la renommée de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ICECOOL SAINT-TROPEZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure ICE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus.