Production Audiovisuelle : 16 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-22.020
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° H 18-22.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société d’Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 18-22.020 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié […] ,
2°/ à la société Paris Première, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société d’Edition de Canal Plus, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paris Première, et l’avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’Edition de Canal Plus aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’Edition de Canal Plus et la condamne à payer à la société Paris Première la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société d’Edition de Canal Plus
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours formé par la Société d’Edition de Canal Plus contre la décision rendue par le directeur de l’INPI le 15 février 2018 ayant rejeté son opposition à la demande d’enregistrement n° 16 4 317 719 présentée par la société Paris Première et portant sur le signe complexe LE Z#PPING DE LA TÉLÉ ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la notoriété du signe antérieur :
que la Société d’Edition de Canal+ soutient que le signe verbal LE ZAPPING constitue une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris ;
qu’elle reproche au directeur de l’institut national de la propriété industrielle d’avoir considéré que la marque LE ZAPPING n’était notoire que dans sa présentation sur deux lignes différentes et pour les seuls services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées et non pas en ce qui concerne les télécommunications ; production audiovisuelle ; montage de bande vidéo ; montage de programmes de télévision ;
qu’elle estime que cette notoriété doit être également reconnue pour cet élément verbal et pour l’ensemble de ces services ;
que la société Paris Première lui oppose qu’à supposer que le signe ZAPPING, dans sa forme complexe en deux lignes, constitue une marque notoire non enregistrée, cette notoriété ne vaut que pour les services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées ;
qu’il convient de rechercher quel signe antérieur était connu par une large fraction du public à titre de marque au moment du dépôt de la marque contestée ;
que, d’une part, au vu des pièces produites par la Société d’Edition de Canal+, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a justement reconnu que l’émission quotidienne le ZAPPING diffusée par la chaîne de télévision Canal+ était très ancienne et bénéficiait d’une notoriété certaine auprès du public concerné ; que sa présentation faisait apparaître le terme ZAPPING sur deux lignes, lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING sur la seconde ; que ce signe complexe pouvait être perçu, au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, comme une marque, pour les services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées :
ZAP
PING ;
que, d’autre part, ainsi que l’observe la société Paris Première, le fait qu’un divertissement télévisé, une émission télévisée puissent nécessiter des opérations de montage de bande vidéo, de montage de programmes de télévision, de production audiovisuelle, de télécommunications, ne permet aucunement de retenir que la connaissance dont bénéficie le divertissement télévisé, le Zapping, auprès du public puisse s’étendre à l’ensemble des services susceptibles d’être mis en oeuvre dans le cadre de ce divertissement ou de cette émission ;
qu’ainsi, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a justement estimé que la reconnaissance de la marque complexe précitée, au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, devait être limitée aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées » ;
[
]
Sur la comparaison des signes :
que la marque antérieure est le signe ZAP
ING ;
que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE Z#PPING DE LA TELE, ci-dessous reproduit :
que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux signes un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
que la Société d’Edition de Canal+ soutient que le terme ZAPPING est parfaitement distinctif et arbitraire au regard des services qu’il désigne, en ce qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou habituelle ;
que la société Paris Première lui oppose que cet élément ZAPPING au sein des deux signes est dépourvu de caractère distinctif appliqué aux services qui ont été reconnus comme identiques ou similaires ;
qu’il ressort des pièces produites (articles de presse, extraits de sites Web), qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le substantif ZAPPING désigne le fait pour un téléspectateur de passer rapidement d’un programme télévisé à un autre, caractérise un type d’émission ou de chronique comprenant une succession de séquences, d’images sans transition ;
que dès lors, appliqué aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées, le terme ZAPPING désigne une de leurs caractéristiques, en ce que le zapping est le thème, la forme ou l’objet de ces services, de sorte que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne dispose pas d’un caractère distinctif ;
que si la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité et aggraver le risque de confusion, il n’en demeure pas moins qu’elle ne constitue pas un facteur suffisant pour conférer à son titulaire un monopole à l’utilisation du terme ZAPING dans son sens courant ;
qu’il s’ensuit que le caractère distinctif de chacune des marques repose sur sa présentation propre, soit la marque antérieure présentée sur deux lignes, lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING, sur la seconde, la marque contestée comportant les termes LE ZAPPING DE LA TÉLÉ présentés dans un cartouche noir, avec la lettre A sous forme de hashtag rouge, #, particulièrement visible, accompagné des éléments verbaux LE et DE LA TÉLÉ ;
qu’hormis la séquence similaire pouvant être lue comme ZAPPING, les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques ;
que, visuellement, la marque antérieure est constituée d’un terme présenté sur deux lignes alors que le signe contesté est un ensemble complexe composé de cinq éléments verbaux de taille distincte, sur trois lignes, reproduits de façon contrastée en lettres majuscules blanches et en rouge pour le symbole #, dans un rectangle noir ;
que, phonétiquement, les deux signes ont des rythmes distincts, deux temps pour le signe antérieur, sept temps pour la demande contestée, ne présentent pas les mêmes sonorités d’attaque et finales ;
qu’il en résulte que nonobstant l’identité ou la similarité des services visés, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l’existence, la portée et la notoriété de la marque antérieure invoquée :
qu’aux termes de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, durant les deux mois suivant sa publication, «
opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue
» ;
qu’ainsi, il est constant que le propriétaire d’une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’INPI ;
qu’il est non moins constant que l’article R. 712-14, deuxième alinéa, 1°, précise que l’opposant, lors de la présentation de l’opposition, doit apporter la justification de son droit de marque antérieur par «
les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits » ;
que la société opposante forme opposition en invoquant une marque non déposée « LE ZAPPING » qui serait selon elle notoire pour les services suivants : « Divertissement ; télécommunications ; production audiovisuelle ; montage de bandes vidéo ; émissions télévisées ; montage de programmes de télévision » ;
qu’en l’espèce, la société opposante joint à l’appui de son opposition de nombreux documents établissant l’usage du signe complexe ZAPPING, accompagnant la diffusion d’une émission télévisée, et la grande connaissance de celui-ci auprès du public pour désigner des services de « divertissements télévisés ; émissions télévisées » ;
qu’à cet égard, parmi ces documents figurent un grand nombre de documents témoignant du succès depuis sa création en 1989 du programme télévisé intitulé ZAPPING et diffusé par la société opposante et notamment les pièces suivantes :
– Article tiré du site Internet de « Direct Matin » en date du 12 mars 2009 (annexe 24), qui souligne, à propos de l’émission, que son «
succès est immédiat et ne s’est depuis jamais démenti
» ;
– Article du magazine « GRAZIA » (annexe 24) du 28 septembre 2009 qui, à l’occasion du vingtième anniversaire du programme télévisé, relève que l’émission est «
l’un des concepts phares de Canal+
» ;
– Article tiré du site Internet « LE FIGARO.FR » (annexe 25) en date du 31 octobre 2014, qui met en avant que «
le ZAPPING est l’un des rendez-vous les plus anciens et les plus mythiques de Canal+
» ;
– Article du magazine « LES INROCKYPTIBLES » (annexe 25) du 29 octobre au 4 novembre 2014, indiquant que «
Pour célébrer les 30 ans de Canal+, le Zapping revient sur sa propre histoire, l’une des plus fortes de la chaîne depuis ses débuts
» ;
– Article du Journal « LE PARISIEN » (annexe 25) en date du 31 octobre 2014, qui pour le trentième anniversaire de l’émission télévisée, fait valoir que l’émission est «
l’un des programmes emblématiques de Canal+
» ;
que la société déposante ne saurait faire valoir que le signe ZAPPING n’a pas été utilisé en tant que marque par la société opposante, dès lors que les documents fournis attestent bien d’un usage du signe ZAPPING à titre de marque pour distinguer des services de « divertissements télévisés » ;
qu’en outre, si comme le relève la société déposante, l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris ne fait référence qu’aux marques de produits (« marques de fabrique et de commerce »), il demeure qu’en vertu du traité sur le droit des marques (TLT) du 27 octobre 1994, les dispositions de la Convention de Paris relatives aux marques ont été étendues aux marques de services ;
que l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris s’applique dès lors mutatis mutandis aux marques de services, ce que la jurisprudence a notamment pris en considération dans un arrêt de la cour d’appel de Paris (4ème chambre, Section A) en date du 25 février 2003 en reconnaissant la notoriété de la marque « Orient Express » pour des services de « transport ferroviaire » ;
qu’il ressort ainsi des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure ZAPPING est notoirement connue pour désigner les services précités, peu important à cet égard qu’un article tiré du site Internet WIKIPEDIA, communiqué par la société opposante (annexe 3), mentionne comme date de « dernière diffusion » de ce programme télévisé le 2 juillet 20016, l’opposition ayant été formée en novembre 2016 ;
qu’en outre, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels le signe sur lequel porte la protection n’est pas défini de façon claire, durable et objective, dès lors que l’opposante a communiqué à l’Institut de nombreuses copies d’écran de l’émission en cause sur lesquelles apparaît le terme ZAPPING, présenté sur deux lignes (lettres ZAP sur la première ligne, lettres PING sur la seconde) ;
qu’enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante tiré d’une ancienne notification émise par l’Institut relative au signe verbal LE ZAPPING, celle-ci ayant été rendue dans des circonstances distinctes de la présente espèce, où l’opposante, qui fonde son opposition sur la base d’une marque non déposée mais notoire ZAPPING, a bien démontré l’existence, la portée et la notoriété de cette dernière ;
qu’en revanche, concernant les services suivants : « télécommunications ; production audiovisuelle ; montage de bandes vidéo ; montage de programmes de télévision », la société opposante ne démontre pas que le signe ZAPPING bénéficierait d’une large connaissance auprès des consommateurs en tant que marque antérieure au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; qu’en effet, il ne ressort pas des documents fournis que ce signe soit, en tant que marque, connu d’une large fraction du public français pour désigner les services précités ;
qu’en conséquence, l’opposition est donc recevable ;
Sur la comparaison des signes :
que le signe contesté porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
que ce signe a été déposé en couleurs ;
que la marque antérieure porte sur le signe complexe ZAPPING ;
qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux associés à une présentation particulière en couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ;
que, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun le terme ZAPPING ;
que toutefois, pris dans leur ensemble, ces deux signes présentent des différences propres à les distinguer ;
qu’en effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure (ensemble complexe composé de cinq termes de taille distincte, positionnés sur des lignes différentes, inscrits de façon contractée au centre d’une vignette rectangulaire noire pour le signe contesté / terme présenté sur deux lignes pour la marque antérieure) et par leur longueur, ce qui leur confère une physionomie différente ;
que cette physionomie différente entre les signes est encore accentuée par la présentation particulière de la voyelle A, laquelle apparaît en rouge dans le signe contesté sous la forme du symbole du hashtag, et retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur ;
que phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (sept temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ;
que les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à renforcer ;
qu’en effet, le terme ZAPPING qui s’entend de l’action de passer d’un programme télévisé à un autre et désigne par extension un type d’émission ou de chronique caractérisée par une succession de séquences, d’images, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services de la demande d’enregistrement qui ont été reconnus comme identiques et similaires, dont il indique une caractéristique ;
qu’en effet, au regard de ces services, qui sont tous susceptibles d’avoir pour thème le zapping ou de reposer sur ce concept, le terme ZAPPING, présenté sous la forme Z#PPING dans le signe contesté, sera perçu comme désignant l’objet même de ces services ;
que dès lors, la présence de l’élément Z#PPING dans le signe contesté ne sera pas perçue comme une référence à la marque antérieure mais simplement comme l’objet même des services de la demande ;
qu’en effet, compte tenu du faible pouvoir distinctif du terme ZAPPING, le consommateur des services concernés sera d’autant plus enclin à s’attacher aux autres éléments constituant le signe contesté, en l’espèce sa présentation particulière, telle que précédemment exposée ;
que s’il n’est pas contesté que la marque antérieure ZAPPING, prise dans son ensemble, bénéficie d’une notoriété auprès du public et que celle-ci a pu lui conférer un certain caractère distinctif, il n’en reste pas moins qu’à la date de la présente décision et appliqué aux services de la demande, le terme ZAPPING ne revêt pas de caractère distinctif ; qu’ainsi, la notoriété de la marque antérieure ne peut lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s’opposer à l’utilisation du terme ZAPPING pour les services en cause, au sein d’ensembles aussi différents de sa propre marque que l’est le signe contesté ;
qu’il en va d’autant plus ainsi, lorsque le terme ZAPPING apparaît, comme en l’espèce, sous une calligraphie bien spécifique et se retrouve associé à une présentation particulière, qui écarteront tout risque d’association avec la marque antérieure ;
qu’en effet, lorsqu’au sein de marques complexes, les éléments verbaux sont faiblement distinctifs, voire dénués de tout caractère distinctif, il est logique que les éléments graphiques et la présentation des signes jouent un rôle plus important dans l’identification de l’origine commerciale ;
qu’enfin, s’il est vrai comme le relève la société opposante, que l’expression DE LA TÉLÉ dans le signe contesté, représentée en caractères de plus petite taille et sur une ligne inférieure, apparaît évocatrice de la nature ou de la destination des services en cause, cette circonstance n’est pas de nature à conférer un plus fort pouvoir distinctif au terme ZAPPING au regard des services concernés ;
qu’il s’ensuit que les signes en présence ne peuvent générer de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
qu’ainsi, le signe complexe contesté LE Z#PPING DE LA TÉLÉ ne constitue donc pas l’imitation du signe complexe antérieur ZAPPING ;
que sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes, dès lors que ces dernières, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce ;
qu’enfin, ne sauraient prospérer les arguments de la société opposante selon lesquels l’exploitation de la demande contestée entraînerait «
un risque de dilution important en ce qu’elle banaliserait la marque notoire antérieure en diminuant le pouvoir attractif de cette dernière et sa valeur publicitaire auprès du consommateur
» dès lors que ces questions ne relèvent pas de la compétence de l’Institut mais étant du seul ressort des tribunaux judiciaires ;
qu’ainsi, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause, en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné ;
qu’en conséquence, le signe complexe contesté LE Z#PPING DE LA TÉLÉ peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ZAPPING » ;
1°/ ALORS QUE dans son « récapitulatif d’opposition à enregistrement », la Société d’Edition Canal Plus avait invoqué la marque notoire antérieure non déposée « LE ZAPPING » ; que dans son mémoire récapitulatif devant la cour d’appel, la Société d’Edition de Canal Plus rappelait de même que la marque notoire antérieure non déposée dont elle se prévalait était la marque verbale « LE ZAPPING » ; qu’en retenant que la marque antérieure opposée est le signe ZAP et en comparant le
ING
signe objet de la demande d’enregistrement non pas au signe verbal « LE ZAPPING » mais au signe semi-figuratif ZAP, la cour d’appel a ING
dénaturé les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU’en retenant qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le terme ZAPPING appliqué aux services de divertissements télévisés et d’émissions télévisées désigne une de leurs caractéristiques et ne dispose pas de caractère distinctif, sans rechercher si, comme le faisait valoir la Société d’Edition de Canal Plus, la marque antérieure non déposée « LE ZAPPING » exploitée par elle n’est pas notoire et si cette notoriété n’a pas conféré un caractère distinctif audit signe pour désigner de tels services, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 bis et 6 quinquies de la Convention d’Union de Paris et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour l’appréciation globale du risque de confusion, la similitude des signes doit être examinée d’un point de vue tant visuel et auditif que conceptuel, la similitude des signes sur un seul de ces plans étant susceptible de créer un risque de confusion entre les marques en cause ; qu’en l’espèce, après avoir indiqué que le caractère distinctif de chacune des marques repose sur sa présentation propre, la cour d’appel a retenu « qu’hormis la séquence similaire pouvant être lue comme ZAPPING, les deux signes présentent des différences visuelles et phonétiques » ; qu’en s’abstenant de comparer l’impression d’ensemble des signes sur le plan conceptuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.