Refus de dépôt de marque
Avant tout dépôt de marque, il convient d’évaluer le risque de distinctivité d’une marque. Cette distinctivité peut toutefois être acquise par l’usage mais nécessite alors de présenter la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée. La décision du directeur général de l’INPI rejetant la demande d’enregistrement faite par la société Apple, sur la dénomination « IMESSAGE » a été confirmée par les tribunaux. La société avait déposé une demande d’enregistrement sur le signe verbal « IMESSAGE » pour les logiciels et la publicité.
E-message c/ Imessage
Le directeur général de l’INPI a refusé le dépôt au motif qu’il était phonétiquement identique à l’expression « e-message », comprise par le consommateur pertinent comme désignant un message électronique. Ce signe ne remplissait donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service. Ce signe était également dépourvu de caractère distinctif.
Distinctivité d’une marque
La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article L. 711-2 du CPI, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. La demande d’enregistrement d’une marque est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque.
Famille de marques
La société Apple a opposé en vain l’appartenance du signe en question à une famille de marques à préfixe ‘I’ déposées et exploitées de manière intensive et jouissant d’une renommée à l’échelle planétaire pour les produits et services en cause (IPAD, IPOD, IPHONE, IMAC, IBOOKS, ITUNES…). Pour autant que la notion de famille de marques puisse être utilement prise en compte pour l’appréciation de la validité d’un signe déposé à titre de marque, comme en l’espèce de l’appréciation de son caractère distinctif (la jurisprudence européenne, TPIUE, 24 novembre 2015, Aff. T-190/15, conduit toutefois à écarter cette possibilité), une grande partie des marques de la société Apple débutent par un ‘i’ minuscule, distinct du ‘I’ majuscule.
Critère de l’usage
La société Apple n’a pas non plus établi l’acquisition du caractère distinctif du signe « IMESSAGE » par l’usage. Il est de jurisprudence constante que l’acquisition du caractère par l’usage suppose la preuve d’un usage continu, intense et de longue durée du signe constituant la marque et ce, à titre de marque, de sorte que ce signe est connu et identifié par une partie significative du public pertinent intéressé par les produits et services qu’il propose.
Cette preuve peut être apportée, entre autres, par la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJUE, 4 mai 1999, C-109/97, Windsurfing Chiemsee). S’agissant d’une demande d’enregistrement de marque française, le public pertinent est le public français. Le déposant doit également prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant le dépôt de la demande d’enregistrement (CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et C-218/13, Oberbank, Banco Santander et Santander Consumer Bank).
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