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OP21-3816 03/05/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
La société IDCAPT (Société par actions simplifiée) a déposé le 24 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 4769655 portant sur le signe verbal SOPHID.
Le 17 août 2021, la société SOPHOS LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SOPHOS déposée le 13 novembre 2018, enregistrée sous le n° 017984180, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables destinés à la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, points d’extrémité, systèmes informatiques, réseaux informatiques, serveurs, internet et dispositifs mobiles ; Logiciels informatiques, programmes informatiques et applications mobiles téléchargeables destinés à l’application de polices de données ; Logiciels antivirus ; Logiciel anti-malware ; logiciels anti-spam ; Logiciels informatiques de lutte contre les logiciels publicitaires ; Anti-logiciels espions ; Logiciels pour le cryptage ; Programmes de sécurité de données informatiques téléchargeables ; Logiciels informatiques pour balayage de réduction de menaces de données, courriels, fichiers électroniques, messages instantanés, sites web, logiciels, programmes, systèmes informatiques et points d’extrémité ; Logiciels informatiques de conformité ; Logiciels informatiques destinés à filtrer le contenu internet, assurer la gestion du contenu internet, contrôler le contenu internet et contrôler le contenu des données ; Services de programmation pour ordinateurs pour la protection de logiciels ; Sécurisation de données ; Services d’assistance technique en matière de logiciels ; Installation, maintenance et réparation de logiciels ; Consultation en matière de sécurité informatique ; Consultation en matière Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’ordinateurs ; Services d’assistance liés aux logiciels, au matériel informatique, aux micrologiciels, aux réseaux et à la sécurité informatique ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, points d’extrémité, systèmes informatiques, réseaux informatiques, serveurs, internet et dispositifs mobiles ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l’application de polices de données ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à l’encryptage ; Fourniture de logiciels informatiques de conformité non téléchargeables en ligne ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne destinés à filtrer le contenu internet, assurer la gestion du contenu internet, contrôler le contenu internet et contrôler le contenu des données ; Logicielsservices (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, points d’extrémité, systèmes informatiques, réseaux informatiques, serveurs, internet et dispositifs mobiles ; Plateformes-services (PaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, points d’extrémité, systèmes informatiques, réseaux informatiques, serveurs, internet et dispositifs mobiles ; Services d’infonuagique proposant des logiciels destinés à la gestion, la surveillance, la protection, l’authentification et la sécurisation de données, points d’extrémité, systèmes informatiques, réseaux informatiques, serveurs, internet et dispositifs mobiles ; Service de conception d’ordinateurs ; Programmation informatique ; Services de protection antivirus ; Services de sécurité informatique par notification des messages électroniques non autorisés et attaques informatiques connexes ; services en matière de sécurité informatique ; Services de sécurité informatique sous forme du renforcement, de la restriction et du contrôle des privilèges d’accès d’utilisateurs de ressources informatiques pour des ressources infonuagiques, mobiles ou sur réseau basées sur des identifiants attribués ; Fourniture d’informations concernant la sécurité des données et la sécurité informatique ; Dépannage de logiciels informatiques ; Conseils techniques en matière de sécurité informatique et des réseaux informatiques ; Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité ; Services d’assistance technique ; Dépannage à savoir réparation de matériel informatique »
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
À cet égard, il importe peu que la société déposante exerce « une activité dans les solutions sécurisant la gestion des accès et des flux de personnes et de biens » et que « les utilisateurs d’ordinateurs et les éditeurs de logiciels ne constituent pas sa cible ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
indépendamment des activités réellement exercées par les parties en présence et, de leurs conditions effectives d’exploitation.
De même, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « le dépôt a été effectué sur la base de produits génériques extrêmement larges et pouvant recouvrer des réalités économiques diverses » dès lors que les produits et services visés peuvent être définis de façon certaine et constante. De plus, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.
En revanche, les services de « recherches scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des activités de recherches qui tendent à la découverte de connaissances scientifiques nouvelles, ne constituent pas la catégorie générale à laquelle appartiennent les services de « conception d’ordinateurs » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de conception et de développement de produits informatiques.
Ces services ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les seconds ne faisant pas nécessairement appel aux premiers pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas exclusivement affectés aux seconds.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Le service de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « sécurisation de données » de la marque antérieure, le second n’étant pas obligatoirement nécessaire à la réalisation du premier, contrairement aux affirmations de la société opposante.
Le service précité de la demande d’enregistrement ne présente pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « services de programmation pour ordinateurs pour la protection de logiciels » de la marque antérieure, le premier ne faisant pas nécessairement appel aux seconds pour sa mise en œuvre.
À cet égard, le fait invoqué par la société opposante que « la numérisation de document nécessite le recours à une programmation dédiée de l’ordinateur » est trop général pour en déduire que ces services seraient similaires, dès lors que la programmation pour ordinateurs constitue un moyen technique employé dans la plupart des domaines d’activité pour réaliser les tâches les plus diverses compte tenu de la généralisation actuelle de l’informatique dans tous les domaines de la vie économique.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’« architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement qui s’entendent respectivement de services de conception d’édifices permanents, de prestations visant à décorer l’intérieur d’un bâtiment, de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’environnement et la sécurité, de prestations ayant trait à la création graphique, de prestations d’esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leur fonction et de prestations visant à déterminer l’authenticité d’une œuvre d’art ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’assistance technique » de la marque antérieure, qui désignent une prestation de support technique.
Il ne saurait suffire que ces services aient une « nature technique » comme l’affirme la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin, les services d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à fournir une analyse détaillée des données du bâtiment afin d’établir une proposition chiffrée et argumentée de programmes d’économie d’énergie ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « conseils techniques en matière de sécurité informatique et des réseaux informatiques ; consultations en matière d’ordinateurs » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’assistance et de conseils dans le domaine informatique.
À cet égard, l’opposant ne peut se contenter d’assurer qu’ « un audit est une consultation, visant à prodiguer un conseil », pour déclarer les services similaires, ces derniers n’ayant pas la même nature ni le même secteur d’activités (énergie pour les premiers ; informatique pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Il convient de constater que les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOPHID, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SOPHOS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination.
Visuellement, les dénominations SOPHID du signe contesté et SOPHOS de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres sur six, placées dans le même ordre, formant la séquence d’attaque SOPH.
Contrairement aux affirmations de la société déposante, les différences tenant à la présentation en lettres majuscules au sein de la marque antérieure et en lettres majuscules et minuscules au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter leur perception d’ensemble très proche compte tenu des ressemblances précédemment relevées. En effet, le consommateur est habitué au changement de casse et cette légère modification risque de lui échapper.
Phonétiquement, les signes en cause ont la même sonorité d’attaque [sof] et se prononcent en deux temps.
Si les termes SOPHID et SOPHOS se distinguent par leurs terminaisons (respectivement ID et OS), ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes dominés par la séquence commune SOPH, située en position d’attaque et longue de quatre lettres.
À cet égard, la société déposante affirme que « la fréquence de l’utilisation du préfixe SOPH- faisant référence au prénom SOPHIE et au concept de sagesse exclue tout risque de confusion, étant devenu un poncif linguistique ». Cependant, la société déposante ne fournit aucun document permettant de démontrer que cette séquence est si utilisée à titre de marque pour les produits et services déclarés identiques et similaires qu’elle ait perdu son caractère distinctif à leur égard.
En outre, l’élément ID, abréviation courante du terme anglais signifiant « identifier », aisément compris comme par le consommateur français comme un « identificateur/identifiant », qui désigne un attribut permettant d’identifier formellement quelqu’un ou quelque chose, apparaît faiblement distinctive.
Il importe peu qu’une autre marque SOPHID ait été déposée en 2019. En effet, il convient de rappeler que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de la prétendue coexistence d’autres marques avec la marque antérieure, le titulaire de cette dernière étant seul juge de l’opportunité des actions à engager. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté SOPHID est donc similaire à la marque verbale antérieure SOPHOS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. À cet égard, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l’informatique, à supposer même qu’elle soit admise, ne saurait remettre en cause l’absence de similarité des services précités. En effet, l’existence d’un risque de confusion ou d’association ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SOPHID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.