Les marques incluant le terme « Box » bénéficient d’une protection amoindrie. La demande d’opposition du titulaire de la marque « Box » au dépôt de la marque « Lawyers Box » a été rejetée.
Pour l’appréciation du risque de confusion, la distinctivité de la marque antérieure, doit être évaluée au moment du dépôt de la marque contestée. En 2018 le terme Box, qui signifie ‘boîte’ en anglais, est devenu courant pour désigner un mode de commercialisation de produits et services sous une forme groupée, de sorte que c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a relevé que ce terme, commun aux deux signes, est faiblement distinctif au regard des produits et services en cause.
Visuellement, les deux marques en présence sont très différentes, la demande de marque critiquée, exclusivement verbale, est composée de deux termes totalisant 10 lettres, alors que la marque antérieure, composée d’un seul mot de trois lettres, est semi-figurative, ‘box’ étant écrit dans une calligraphie ronde et serrée très particulière, utilisant un dégradé de bleus. La présence du terme d’attaque ‘lawyers’ dans la demande de marque et les éléments figuratifs de la marque antérieure confèrent aux signes en cause une impression visuelle différente.
Phonétiquement les signes se distinguent tant par leur sonorité d’attaque que par leur rythme, trois temps pour la demande de marque et un seul pour la marque antérieure.
Conceptuellement, les deux signes ont en commun l’évocation d’une boîte pouvant contenir une offre commerciale groupée de produits ou services, mais diffèrent par l’adjonction dans le signe critiqué du terme ‘Lawyers’, mot anglais connu du public visé comme évoquant le monde des avocats et de la justice, de sorte que le signe contesté sera compris comme une offre de services ou de produits spécifiques dans le domaine juridique.
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en particulier de la faible distinctivité du terme Box pour les produits et services visés, que les différences visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes excluent tout risque de confusion.
Il s’ensuit que, malgré l’identité ou la similarité des produits et services en cause, le consommateur concerné par ces produits et services ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général: 19/18992 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZG6
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Juillet 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle
– RG n° OPP19-0483
DÉCLARANTE AU RECOURS
Société BOX Inc
Société de droit américain,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
900 Jefferson Ave 94063 Redwood City Californie ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Elisant domicile chez Me Jean-Baptiste BOURGEOIS
Avocat au barreau de PARIS 36, avenue Hoche
[…]
Représentée et assistée de Me Jean-baptiste BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0111
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[…]
[…]
Représenté par Marie BUCCHINI, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
Société VOGEL HOLDING
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Deborah BOHEE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• Réputé contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n° 19-0483 formée le 30 janvier 2019 par la société de droit américain Box Inc (Box) à la demande d’enregistrement en date du 9 novembre 2018 de la marque verbale LAWYERS BOX n° 18 4 498 420 déposée par la société Vogel Holding ;
Vu le recours formé par la société Box le 22 octobre 2019 ;
Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe le 22 novembre 2019 par la société Box, repris oralement à l’audience du 15 décembre 2020 ;
Vu l’absence de mémoire de la société Vogel Holding régulièrement appelée en la cause, l’accusé de réception de sa convocation ayant été signé le 11 mars 2020 ;
Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 12 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
La demande d’enregistrement déposée le 9 novembre 2018 par la société Vogel Holding concerne la marque verbale LAWYERS BOX n° 18 4 498 420 déposée pour divers produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45.
La société Box oppose sa marque de l’Union européenne semi-figurative ‘Box’ déposée le 14 mars 2011 pour divers produits et services des classes 9, 38, 41 et 42.
La décision contestée de l’INPI a relevé que les produits et services en cause étaient pour partie identiques ou similaires, mais que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure.
Sur la comparaison des produits et services
La cour constate que le directeur de l’INPI a considéré identiques ou similaires divers produits et services des signes en cause, et que la société requérante ne conteste pas cette appréciation relativement aux produits et services suivants de la demande d’enregistrement :
— les ‘Publications électroniques téléchargeables, CD ROM, DVD, ‘chier MP3, clés USB, disques compacts, disques optiques compacts, disques optiques et autres supports d’enregistrement numériques, fichiers de musique téléchargeables, fichiers d’images téléchargeables, supports de données optiques, supports de données magnétiques, logiciels d’ordinateurs permettant la recherche de données dans les domaines juridique, fiscal, financier; publications électroniques téléchargeables ; logiciels de publication électronique, publications sous format électronique ; programmes et supports de stockage de données, appareils de stockage pour données informatiques, algorithmes et logiciels de recherche et de sélection de décisions de justice et de jurisprudence, logiciels d’intelligence artificielle’ ;
— ‘les services de reproduction de documents, organisation d’expositions à but commerciaux ou de publicité, relations publiques, publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, information d’affaires, aide à la direction des affaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en organisation et direction des affaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), recueil de données dans un ‘chier central, gestion de fichiers informatiques, rédaction de textes publicitaires, services de revues de presse, location d’espaces publicitaires, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, promotion commerciale et publicitaire d’ouvrages en matière juridique, établissement, analyse at compilation de statistiques en matière jurisprudentielle, collecte de statistiques à des fins commerciales, archivage de documents juridiques’ ;
— les ‘services de télécommunications ; communication par terminaux d’ordinateurs ; services cle télécommunication d’informations (incluant les pages Web), services de télécommunications de programmes d’ordinateurs et de toutes autres données, services de télécommunication fournis par l’intermédiaire du réseau Internet,services de courrier et messagerie électroniques et informatiques, organisation de forum de discussion et service de transmission d’informations et de nouvelles par réseau Internet ; fourniture d’accès par télécommunication et connexion a une base de données informatique ou au réseau Internet. Agences de presse et d’informations (nouvelles), transmission de messages et de fichiers numériques,services de vidéo conférences, transmission en ligne de publications électroniques, fourniture d’accès à des publications électroniques’ ;
— les ‘activités culturelles, rédaction, publication et éditions de livres, de revues, de manuels, d’images et d’écrits ; prêt de livres, micro-édition, mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables, publication de textes autres que textes publicitaires, publication électronique de revues, manuels, livres et de périodiques en ligne’ ;
— les ‘services informatiques, A savoir, Services informatiques à savoir fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances permettant I’hébergement de logiciels d’application pour la collecte, Edition, Organisation, modification, mise en signet, transmission, stockage, et partage de données et d’informations ; Services informatiques, A savoir, Fourniture de pages web personnalisées en ligne contenant des informations définies par l’utilisateur; Fournisseur de services applicatifs informatiques, à savoir hébergement d’applications sur l’internet pour la gestion de contenu commercial en nuage; Fournisseurs de services applicatifs, A savoir, Fourniture de programmes informatiques non téléchargeables pour l’exploitation de programmes de développement et de programmes d’application dans un environnement commun de développement’ ;
La société Box conteste la décision de l’INPI en ce qu’elle a considéré que d’autres produits et services visés par la demande d’enregistrement n’étaient pas similaires à ceux visés par la marque antérieure.
La cour rappelle qu’afin de déterminer si les produits ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
En l’espèce, ainsi que l’a pertinemment retenu le directeur de l’INPI les services ‘organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, étude de marché, sondage d’opinion, recherches de parraineurs, publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique’ de la demande d’enregistrement qui sont de nature commerciale, événementielle, marketing et publicitaire ne présentent pas les mêmes natures et fonctions, ni ne sont mis en oeuvre par des opérateurs économiques semblables, ni n’entrent dans la catégorie générale des produits et services visés par la marque antérieure, que sont les ‘logiciels, à savoir programmes téléchargeables et logiciels pour dispositifs mobiles permettant la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, et le partage de données et d’informations; logiciels pour la fourniture d’accès, la fourniture d’informations, et l’acquisition d’informations de réseaux informatiques pour la gestion de contenu en nuage ; services informatiques, à savoir fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances permettant l’hébergement de logiciels d’application pour la collecte, Edition, Organisation, modification, mise en signet, transmission, stockage, et partage de données et d’informations’. La seule circonstance que les services visés par la demande d’enregistrement puissent utiliser des produits ou services informatiques ne conduit pas à caractériser leur similarité, alors que l’informatique est désormais présente dans toutes les activités de la sphère privée comme professionnelle. L’INPI doit donc être approuvé d’avoir retenu que ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Il en est de même des services d’ ‘organisation de réunions économiques, d’expositions, de concours, de remise de prix en matière d’éducation, de droit économique et de droit scientifique (éducation ou divertissement) ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, académies (éducation), organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, de concerts, d’ateliers de formation, organisation de concours (éducation ou divertissement), informations en matière d’éducation, enseignement, épreuves pédagogiques, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, instruction, organisation de loteries, plani’cation de réception (divertissement), organisation de concours et de cérémonies de remise de prix en matière culturelle, d’éducation ou de divertissement, service de photographies, formation pratique en matière juridique, rédaction d’ouvrages juridiques; édition de revues sous forme électronique’ de la demande d’enregistrement, qui consistent en des services d’organisation d’événements, d’enseignement, et d’édition d’ouvrages, destinés à divertir et/ou éduquer un large public dans tous les domaines, notamment juridique, et, qui n’ont pas la même nature, et ne sont pas proposés par les mêmes opérateurs économiques, que les ‘logiciels, à savoir programmes téléchargeables et logiciels pour dispositifs mobiles permettant la collecte, l’édition, l’organisation, la modi’cation, la mise en signet, la transmission, le stockage, et le partage de données et d’informations ; Fourniture de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en matière d’ordinateurs, logiciels, gestion de documents, groupes de travail, communications commerciales, gestion commerciale et publicité, et petites entreprises ; publication de revues en ligne à savoir blogues traitant de la technologie et des affaires’ de la marque antérieure qui sont destinés à apporter des informations et un service en matière de technologie informatique. Là encore, la seule circonstance que les services visés par la demande d’enregistrement puissent utiliser des moyens de communication électronique ne suffit pas à caractériser leur similarité. L’INPI doit donc être approuvé d’avoir retenu que ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires, le consommateur n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes
La société Box reproche à la décision entreprise d’avoir retenu une faible distinctivité de sa marque Box, et oppose en revanche le caractère peu distinctif, au sein du signe contesté, du terme ‘lawyers’, de sorte que, selon elle, le risque de confusion entre les signes ‘Box’ et ‘Lawyers Box’ est avéré, et que la décision de l’INPI doit être annulée.
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; cette appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
La cour rappelle que, pour l’appréciation du risque de confusion, la distinctivité de la marque antérieure, doit être évaluée au moment du dépôt de la marque contestée, et observe en conséquence qu’en 2018 le terme Box, qui signifie ‘boîte’ en anglais, est devenu courant pour désigner un mode de commercialisation de produits et services sous une forme groupée, de sorte que c’est à juste titre que le directeur de l’INPI a relevé que ce terme, commun aux deux signes, est faiblement distinctif au regard des produits et services en cause.
Visuellement, les deux marques en présence sont très différentes, la demande de marque critiquée, exclusivement verbale, est composée de deux termes totalisant 10 lettres, alors que la marque antérieure, composée d’un seul mot de trois lettres, est semi-figurative, ‘box’ étant écrit dans une calligraphie ronde et serrée très particulière, utilisant un dégradé de bleus. La présence du terme d’attaque ‘lawyers’ dans la demande de marque et les éléments figuratifs de la marque antérieure confèrent aux signes en cause une impression visuelle différente.
Phonétiquement les signes se distinguent tant par leur sonorité d’attaque que par leur rythme, trois temps pour la demande de marque et un seul pour la marque antérieure.
Conceptuellement, et ainsi qu’il a été dit, les deux signes ont en commun l’évocation d’une boîte pouvant contenir une offre commerciale groupée de produits ou services, mais diffèrent par l’adjonction dans le signe critiqué du terme ‘Lawyers’, mot anglais connu du public visé comme évoquant le monde des avocats et de la justice, de sorte que le signe contesté sera compris comme une offre de services ou de produits spécifiques dans le domaine juridique.
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et en particulier de la faible distinctivité du terme Box pour les produits et services visés, que les différences visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes excluent tout risque de confusion.
Il s’en suit que, malgré l’identité ou la similarité des produits et services en cause, le consommateur concerné par ces produits et services ne pourra se méprendre sur leurs origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le recours formé par la société Box Inc. à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 22 juillet 2019 ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE