Affaire My Little Paris
La société My Little Paris a été condamnée pour contrefaçon de marque pour avoir utilisé la marque déposée par un tiers, « Mum Box » (35 000 euros de dommages et intérêts). La présence d’un trait d’union entre « mum » et « box » dans deux de ces usages étant une différence passant inaperçue aux yeux du consommateur moyen. Il s’agissait pas d’un usage à titre de marque et non de l’utilisation courante de deux substantifs parfaitement compréhensibles pour un consommateur de niveau moyen en anglais à des fins descriptives et informatives, alors qu’il s’agit de mots anglais, qui pour être compris par certaines consommatrices françaises, ne constituent pas la façon usuelle et légale de décrire en français le produit litigieux, ainsi que le fait la société MY LITTLE PARIS dans ses écritures à savoir, un coffret pour les mères de famille, outre que contrairement aux allégations de cette dernière, elle n’a pas pris soin dans les usages ci-dessus incriminés de faire figurer sa marque habituelle aux côtés de l’expression litigieuse en indiquant seulement la MUM BOX, et non MY LITTLE MUM BOX.
Usage nécessaire de la marque d’un tiers ?
En outre, l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’autorisation de l’usage d’un signe lorsqu’il est la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée n’est pas applicable en l’espèce, en l’absence de tout lien nécessaire entre les coffrets « MY LITTLE MUM » et les boîtes de la marque « MUM BOX ». Cet usage porte enfin atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantie d’origine du produit en ce que la consommatrice peut penser qu’il s’agit de la même boîte, ou d’une boîte faite en partenariat avec la société MUM & FRIENDS.
Contrefaçon de marque établie
Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Il résulte en outre des textes communautaires et notamment de la directive CE n° 2008/85 du 22 octobre 2008 que la répression des atteintes aux marques doit obéir aux mêmes règles dans tous les Etats membres, de sorte qu’en raison de l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur lui, le juge français est contraint d’interpréter sa loi interne en adéquation avec la jurisprudence communautaire.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 12 juin 2008, aff O2 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1, a) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires ; ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque ; iii) un usage pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; iv) un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, ou l’une de ses autres fonctions (publicité, communication, garantie).
La Cour de justice avait déjà précisé dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ».
Enfin un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
