Affaire Newmat c/ Normalu
Estimant que la société Normalu bénéficie, par le biais de ces titres, d’un monopole indu, la société Newmat l’a, par acte d’huissier de justice délivré le 28 novembre 2019, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer la nullité des revendications 1 à 8 du brevet européen « EP 121″et des revendication 1 à 6 du brevet français « FR 087 » dont elle est titulaire. La société Normalu a, pendant le cours de l’instance, présenté des requêtes en limitation de ses titres devant l’Office Européen des Brevets (ci-après OEB) et devant l’institution national de la propriété intellectuelle (ci-après INPI) le 17 septembre 2020.
Par une ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société Newmat relatives à la partie française du brevet « EP 121 » et au brevet français « FR 087 » dans l’attente de la décision définitive de l’OEB et de l’INPI statuant sur les requêtes en limitation présentées par la société Normalu.
Les deux offices ont fait droit à la demande de limitation de la société Normalu. La décision de l’OEB a été publiée au bulletin européen des brevets le 14 avril 2021. La décision de l’INPI a été inscrite au registre national des brevets le 11 mai 2021.
La juridiction a confirmé la nullité de plusieurs revendications de brevets.
Le droit de priorité
Le droit de priorité et la revendication d’un droit de priorité sont régis, dans la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, par les articles 87, 88 et 89.
Il résulte de ces dispositions, interprétées en particulier par la Grande Chambre de recours dans sa décision G2/98 rendue le 31 mai 2001, qu’une demande de brevet ne peut bénéficier de la priorité d’une demande antérieure que si celle-ci porte sur la même invention, c’est-à-dire si la personne du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l’objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.
La notion de “même invention”, s’interprète donc strictement pour prendre un sens équivalent à celui de “même objet”, conformément aux principes fondamentaux énoncés en matière de priorité par la convention de Paris de 1883.
En d’autres termes, si la priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas dans les revendications formulées dans la demande dont la priorité est revendiquée (ce qui correspond à l’article 88 (4) de la CBE et à l’article 4F de la Convention de Paris), l’objet de la revendication figurant dans le brevet pour lequel on revendique la priorité, qui s’entend comme la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication, doit se retrouver dans la demande antérieure prise dans son ensemble; elle doit être exposée de façon précise, au moins de manière implicite, dans la demande dont la priorité est revendiquée.
L’article L. 612-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que:1. Le demandeur d’un brevet qui veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier de l’existence de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent d’Etats différents.
Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.
Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.
Pour l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 611-11.
Compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet
L’article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
I.-Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :
1° Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée ;
2° Soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ;
3° Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1° et 2°.
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une de celles qui sont fixées aux 1° à 3°, ce brevet ne produit pas d’effet.
L’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait de dérogation effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français.
Lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.
L’article 52 de la convention sur le brevet européen
L’article 52 de la convention sur le brevet européen (ci-après CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
L’article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 et l’article 54 définit ainsi la nouveauté : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
Il est ainsi constant que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
Dans cette affaire, le brevet JP 2001-307533 Yokoyama intitulé “Système d’éclairage” a été publié le 2 novembre 2000. Il est donc compris dans l’état de la technique à la date de priorité du brevet EP121 et constitue une antériorité opposable. Il porte sur un dispositif d’éclairage disposé sur un plafond, une surface murale ou similaire et, en particulier, diffuse la lumière provenant d’une pluralité de sources lumineuses.
L’article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 et l’article 56 prévoit qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’activité inventive d’un brevet
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci.
Pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier.
En effet, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public.
Le public s’entend de toute personne quelconque, autre que le déposant, qui n’est pas tenue au secret à propos des informations qu’elle reçoit. La simple existence de relations d’affaires entre les parties est insuffisante à caractériser une obligation de confidentialité, qui est d’interprétation stricte. Pour entrer dans l’état de la technique, l’information doit avoir été divulguée de manière suffisamment complète et précise pour pouvoir être reproduite par la personne du métier.
En effet, l’accessibilité est appréciée par rapport à la personne de métier qui doit avoir la possibilité de reproduire l’invention et non seulement de la comprendre.
Il est ainsi constant que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
La validité de la revendication principale
Il est constant que la validité de la revendication principale entraîne celle des revendications dépendantes et qu’une revendication doit être brevetable selon toutes les alternatives qu’elle recouvre.
Seule la revendication n°1 a succombé au grief de nouveauté, au regard de l’antériorité Yokoyama (brevet JP 2001-307533).
L’article 138, 1, a) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 et l’article l’article 56 qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci.
Pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier.
En effet, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
Selon l’article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci.