La Cour de cassation a de nouveau confirmé que le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire de façon générale à un annonceur de réserver un mot-clé identique à sa marque sur AdWords.
Le principe d’autorisation
Il est donc possible, sous certaines conditions, à réserver un mot clé identique à une marque appartenant à un tiers pour déclencher l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits et services identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées.
Conditions de l’absence de contrefaçon
Pour que la contrefaçon ne soit pas constituée, il convient que les annonces, soient classées sous la rubrique “liens commerciaux” (qui s’affichent sur une colonne nettement séparée de celle afférente aux résultats naturels de la recherche effectuée) et que la box liens commerciaux comportent des messages qui, en eux-mêmes, se limitent à désigner le produit promu en des termes génériques ou à promettre des remises, sans référence implicite ou explicite aux marques, et sont chacune suivies de l’indication, en couleur, d’un nom de domaine ne présentant aucun rattachement avec la marque.
Lorsque ces conditions sont respectées (à paramétrer lors de la réservation des annonces AdWords), les juges en déduisent que chaque annonce est suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne proviennent pas du titulaire de la marque ou d’une entreprise qui lui est lié économiquement.
L’internaute normalement avisé
L’essentiel est que l’internaute normalement avisé puisse savoir que l’annonce émane d’un tiers au titulaire de la marque. Dans cette hypothèse, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque n’est retenue et la contrefaçon visée par les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est inapplicable.
Les dispositions légales applicables
A titre de rappel, l’article L. 713-2 du CPI interdit, sauf autorisation du propriétaire, « La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».
La directive n° 89/104 pose également que « le titulaire de la marque est habilité à interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ».
La jurisprudence européenne
La solution adoptée par la Cour de cassation est conforme à ce qu’a retenu la Cour de justice de l’Union européenne, appelée à se prononcer le 23 mars 2010 sur une demande de décision préjudicielle concernant des faits de même nature que ceux de l’espèce (affaire C-238/08) : il incombe à la juridiction nationale, d’apprécier au cas par cas si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte ou un risque d’atteinte à la fonction d’indication d’origine (…) … la réponse à cette question dépend en particulier de la façon dont (l’) annonce est présentée. Les principes suivants doivent guider le juge dans cette appréciation au cas par cas :
Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine ;
Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient également de conclure qu’il y a atteinte à la fonction de la marque ;
Si l’internaute raisonnablement attentif est en mesure d’opérer à première vue que chacun des messages est suivi de l’indication d’un nom de domaine qui ne laisse pas penser à l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire des marques, il n’y a pas atteinte à la fonction de la marque.
« Et Pourquoi par votre annonce ? »
Les juges ont aussi considéré que la petite formule utilisée par Google « Et pourquoi pas votre propre annonce ? » montre de la manière la plus explicite que la bannière « Liens commerciaux » est ouverte à tout annonceur sans aucune exclusivité et indique par là-même que les produits et services visés par ces liens ne proviennent pas du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci mais d’un tiers par rapport au titulaire de la marque.
Mots clés : Liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. com. | Date : 25 septembre 2012 | Pays : France