Quand bien même un salarié du titulaire de la marque a reçu délégation de pouvoir de son employeur pour gérer le portefeuille de marques de ce dernier, il doit joindre à la déclaration de renonciation à la marque qu’il formule un pouvoir spécial de renoncer à cette marque.
Nullité d’une décision du directeur de l’INPI
En dépit des déclarations de renonciation aux marques verbales « L’Ami-canin » et « L’Ami Félin », dont une société était titulaire, le Directeur de l’INPI devra bien rétablir ces marques.
Dépôt de marque par le salarié mandataire
Suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié d’une société a adressé à l’INPI deux renonciations totales aux marques déposées par la société. Les renonciations totales aux marques ont été inscrites par l’INPI et publiées aux Bulletins officiels de la propriété industrielle. La société ayant sollicité le rétablissement des marques, sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’INPI au motif que seul le salarié qui avait lui-même procédé aux dépôts des marques pour le compte de la société, avait les qualités requises pour procéder aux déclarations de renonciation.
Cette décision du directeur général de l’INPI a été annulée. Si, selon l’article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, lorsque les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer à une tierce personne le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, une telle délégation de pouvoir revêtant les caractères d’un mandat.
Nécessité d’un pouvoir spécial
Le salarié déposant, n’étant ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué de la société, ne pouvait engager cette dernière qu’en qualité de mandataire. Or, il résulte de la combinaison des articles R. 714-1 et R. 712-21 du code de la propriété intellectuelle que le mandataire du titulaire d’une marque qui formule une déclaration de renonciation à cette marque doit, s’il n’a pas la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, joindre à cette déclaration un pouvoir spécial.
Il s’ensuit que, quand bien même un salarié du titulaire de la marque a reçu délégation de pouvoir de son employeur pour gérer le portefeuille de marques de ce dernier, il doit joindre à la déclaration de renonciation à la marque qu’il formule un pouvoir spécial de renoncer à cette marque. Rien n’indiquait que les fonctions du salarié lui permettaient d’intervenir sans mandat et qu’il ne justifiait d’aucun mandat. C’est donc à bon droit que les juges ont annulé la décision du directeur de l’INPI et dit que ce dernier devait procéder au rétablissement des deux marques litigieuses.
Comment renoncer à une marque ?
Pour mémoire l’article L.714-2 du CPI pose que : « L’auteur d’une demande d’enregistrement ou le propriétaire d’une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque ». L’article R.714-1 précise les conditions de recevabilité d’une telle renonciation et dispose que : « La déclaration de renonciation doit, pour être recevable : 1º Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ; 2º Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ».
Les dispositions de l’article R 712-21 sont applicables à la renonciation. L’article R 712-21 indique la demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut. Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s’il a qualité de conseil en propriété industrielle ou avocat, doit joindre un pouvoir spécial.